Investigación Legal y de la Administración, oep, Múnich




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títuloInvestigación Legal y de la Administración, oep, Múnich
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Bratgeschirr81, el Tribunal de Justicia Federal sentenció que, por norma general, podía decirse que la ejecución en litigio quedaba fuera del alcance de la protección conferida por la reivindicación pertinente únicamente tras compararse con la enseñanza protegida. En dicha comparación se presuponía lo siguiente: en primer lugar, debían determinarse los efectos necesarios en virtud de la enseñanza recogida y protegida en la reivindicación de la patente; en segundo lugar, era necesario conocer la naturaleza real del presunto objeto infractor y sus efectos. Quedaba a criterio del juez instructor alcanzar las conclusiones necesarias para tal fin. En las sentencias82 Kunststoffrohrteil - Schneidmesser I, Schneidmesser II - Custodiol I y Custodiol II, el Bundesgerichthof se ocupó de la aplicación de los principios para determinar el grado de protección en el caso de las reivindicaciones que contienen mediciones o valores numéricos. El Tribunal señaló que, a este respecto, un valor numérico inequívoco esencialmente determina y limita el objeto protegido de forma concluyente. Por lo tanto, con carácter general, un valor superior o inferior ya no se consideraba parte del objeto de la reivindicación de la patente. Por otra parte, el experto en la materia bien podría considerar cierto grado de imprecisión, por ejemplo, con respecto a las habituales tolerancias para ser coherentes con el sentido técnico de un valor numérico. Por consiguiente, podrían tolerarse desviaciones y considerarse dentro del marco de la invención, por ejemplo, si la patente en litigio estableciese desde el principio pequeñas variaciones en torno a un valor medio preferido y considerado óptimo, o si el experto en la materia considerarse que la gama de valores reivindicada no constituye un valor límite rígido. Con respecto a otros elementos de la reivindicación de la patente, el Tribunal de Justicia Federal agregó que el efecto de la reivindicación no debía determinarse sin tomar en consideración los valores numéricos y mediciones caracterizados en la reivindicación. Por lo tanto, para incluir ejecuciones divergentes en el ámbito de la protección, no bastaba con que el efecto de la invención se lograse de otro modo, con independencia del cumplimiento del valor numérico percibido por el experto en la materia. En la sentencia Geflügelkörperhalterung83, se pone de relieve el papel del experto en la materia, cuya interpretación es la única que rige cómo se determinan los términos de las reivindicaciones.
En Italia, el Tribunal de Apelación de Milán sentenció el 11 de julio de 200084 que el ámbito de la protección conferida por la patente debe determinarse a partir del significado estricto y literal del redactado de las reivindicaciones y que no es posible completarlo ni añadir nada al mismo. El hecho de que la ejecución contestada estuviese protegida por una o más patentes no se consideró suficiente para descartar la infracción. Sin embargo, hay que descartar la infracción por medios equivalentes si la patente contiene restricciones deliberadas y si la ejecución contestada demuestra diferencias técnicamente significativas con respecto a la patente contestada. Esto se ha considerado una aceptación de los principios Catnic en el concepto, si no en la metodología85. Pero, reiterando las diferencias observadas en Epilady, en su sentencia de 18 de diciembre de 2002, el Juzgado de Distrito de Parma86, declaró que la infracción por medios equivalentes debía aplicarse cuando el concepto inventivo, que es la base de la invención patentada, es también la base de la presunta infracción.
En los Países Bajos, el Tribunal Supremo, en aplicación del artículo 69 del CPE, señaló en el litigio Ciba Geigy contra Oté Optics87 los tres pasos necesarios en la interpretación de reivindicaciones de patentes. Primero habría que determinar la esencia de la invención. Después el juez tendría que valorar si la interpretación de las reivindicaciones, teniendo en cuenta la esencia de la invención, otorga una protección razonable a terceros. Si el experto en la materia encontrase falta de claridad en las reivindicaciones, este sería en general un argumento contra el titular de la patente. Por último, habría que tener en cuenta la naturaleza concreta del caso, incluyendo el grado de innovación. En el litigio por infracción American Home Products contra Novartis88, el Juzgado de Distrito de La Haya declaró que podía deducirse de la descripción de la patente que su titular podía haber previsto que los derivados de la rapamicina podían tener el mismo efecto que la propia rapamicina. Como el titular de la patente no había reivindicado estos derivados, no estaban protegidos por la patente. En la posterior sentencia Paneelverbinding89, el Tribunal Supremo declaró que la restricción expresa de las reivindicaciones contestadas permitía al demandado basarse en el hecho de que el método equivalente por él utilizado no estaba protegido por la patente. En Van Bentum contra Kool90, el mismo Tribunal declaró que, a efectos de interpretación, aunque la falta de claridad en las reivindicaciones iría generalmente en contra del titular de la patente, el experto en la materia sólo podía suponer que el titular de no deseaba proteger determinados equivalentes si esto quedaba claro en las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y otros documentos públicos.
En el Reino Unido, el Tribunal de Apelación explicó con más detalle las preguntas Improver en su sentencia Wheatley contra Drillsafe 91. Se estableció que las tres preguntas Improver no tenían más objeto que ayudar al Tribunal a determinar la interpretación finalista y contextual adecuada. Las respuestas se utilizaron para establecer los hechos objetivos con respecto a los cuales debía interpretarse la descripción. Era la tercera pregunta la que planteaba la cuestión de la interpretación y quedó claro que, en esta pregunta, las respuestas a las dos primeras preguntas no eran concluyentes. Incluso una interpretación finalista del lenguaje de la patente podría llevar a la conclusión de que, aunque la variante no marcase ninguna diferencia sustancial y esto hubiera sido evidente en ese momento, el titular de la patente, por alguna razón, estaba limitando su reivindicación al significado primario y excluyendo la variante. De no ser así, no tendría ningún sentido plantear la tercera pregunta. En Hewlett Packard GmbH y cols. contra. Waters Corp. y Waters Ltd 92, el Tribunal de Apelación falló que, sin duda alguna, los términos de la reivindicación debían interpretarse en el contexto de toda la descripción, teniendo en cuenta los conocimientos generales que eran de dominio público en la fecha de prioridad. Sin embargo, no sería correcto inferir que existe una limitación en la palabra escogida por el titular de la patente para definir su monopolio. Por último, en el litigio de infracción Kirin-Amgen Inc. contra Transkaryotic Therapies Inc.93, el Tribunal de Apelación concluyó que la reivindicación contestada se refería a una secuencia de ADN que se había preparado para utilizarse en una célula huésped a fin de producir EPO. En efecto, la reivindicación se refería a una secuencia de ADN exógena, adecuada para expresar EPO al introducirse en una célula huésped. La variante del demandado era muy diferente, con una secuencia de ADN endógena y por tanto no adecuada para expresar EPO hasta después de introducir la construcción. Visto así, sólo se podía responder de una manera a la primera pregunta Improver, y era en sentido afirmativo. Había verdaderas diferencias entre una secuencia de ADN aislada y adecuada para utilizarse en una célula huésped y una secuencia de ADN en una célula que necesitaba activación. La conclusión de que no había infracción era coherente con los principios generales establecidos en el Protocolo sobre la Interpretación del artículo 69 del CPE.
Pero cuando la respuesta ha sido afirmativa, los tribunales han pasado a plantear una segunda pregunta: ¿ha habido actividad inventiva para llegar a la variante, a la luz de la revelación que contiene la patente del demandante? Sentencias como AHP contra Novartis94 demuestran la controversia que conlleva esta respuesta: La conclusión de infracción a la que llegó J. Laddie inicialmente refleja la invención verdaderamente significativa que era la rapamicina, frente a la simple mejora que suponía el artículo infractor. Esta decisión fue revocada por el Tribunal de Apelación con el argumento de que era más importante dar certidumbre a terceros en virtud del Protocolo. Lo más interesante es que esta sentencia ofrece un enfoque mucho más paralelo a los hechos juzgados en la sentencia neerlandesa equivalente, que eran totalmente diferentes en la época de Epilady.
La tercera pregunta ha sido más controvertida: ¿Cómo entendería el experto en la materia los términos de la reivindicación? ¿Estrictamente en virtud de su significado primario o no? Una forma sería introducir la desestimación basada en el expediente de la solicitud. Los tribunales parecen haber sido muy reacios a aplicar este método: J. Laddie en Russel Finex contra Telsonic95 reitera la negativa de L.J. Hoffmann a analizar los fines «ocultos en el estado de la técnica». De este modo, la tercera pregunta quedaría como un proceso misterioso que en efecto da al juez cierto margen para valorar las equidades subyacentes del caso.
5. Comentarios del CPE sobre la significación de las reivindicaciones
Como hemos visto, el alcance de la protección que se otorga a las reivindicaciones debe determinarse en virtud del CPE, con especial referencia al artículo 69. Esta determinación del alcance de la protección se realiza por medio de una serie de disposiciones aplicables incluso a las patentes nacionales que se derivan de una solicitud europea centralizada.
La sentencia de G2/8896 resume de forma clara las disposiciones afectadas:
«El artículo 8497 del CPE establece que las reivindicaciones de una solicitud de patente europea “definen el objeto para el que se solicita la protección”. La regla 29(1)98 del CPE establece además que las reivindicaciones “definirán el objeto para el que se solicita protección en términos de las características técnicas de la invención”. Por lo tanto, el principal objetivo del redactado de una reivindicación será cumplir tales requisitos, teniendo en cuenta la particular naturaleza de la invención y también la finalidad de tales reivindicaciones.
La finalidad de las reivindicaciones con arreglo al CPE es que se pueda determinar la protección que confiere la patente (o solicitud de patente) (artículo 69) y, por lo tanto, los derechos del propietario de la patente en los Estados contratantes designados (artículo 64 del CPE), teniendo en cuenta los requisitos de patentabilidad de los artículos 52 a 58 del CPE.»
En consecuencia, la función de las reivindicaciones es esencial para definir el alcance de la protección, pero... ¿el alcance preciso? Esto también se trata en G2/88, que continúa resumiendo las diferencias de enfoque entre los casos de infracción de patentes nacionales, y dice después:
«La forma de redactar las reivindicaciones ha evolucionado naturalmente de manera diferente en los distintos países, según la importancia relativa de su función. Evidentemente en un país como el Reino Unido, el redactado de una reivindicación tenía que ofrecer una definición mucho más precisa de lo que se buscaba proteger que en países como Alemania, donde se prefería una declaración de la esencia del concepto inventivo.
A pesar de la entrada en vigor del CPE, las solicitudes de patentes europeas presentadas en los distintos Estados contratantes normalmente han seguido incluyendo reivindicaciones redactadas con arreglo a las prácticas tradicionales de dichos Estados contratantes, explicadas anteriormente.
Sin embargo, los requisitos para redactar y modificar reivindicaciones con respecto a invenciones que son objeto de patentes y solicitudes de patentes europeas, y a la patentabilidad de tales invenciones, son cuestiones que deben decidirse con arreglo a la ley en virtud del CPE. La función de las reivindicaciones es fundamental para el funcionamiento del sistema de patentes europeas.»
A continuación repasa la historia del Protocolo, que explica cómo representa un intento de adoptar un enfoque intermedio en la determinación del alcance de la protección conferida, en particular entre lo que tradicionalmente se han considerado extremos en Alemania y Reino Unido. Como ya hemos visto, esto ha contribuido a orientar la jurisprudencia nacional (por ejemplo, Formstein).
En las Cámaras de Recurso de la OEP apenas se ha tratado la interpretación del artículo 69, pero su importancia para determinar la relación entre las reivindicaciones y la descripción está reconocida en la Decisión T11/8299:
«La relación entre la descripción y las reivindicaciones es importante, porque, entre otras cosas, la descripción se utilizará para interpretar las reivindicaciones (artículo 69) y porque las reivindicaciones se sustentarán en la descripción (artículo 84) (...) De acuerdo con la política expresada de mantenimiento de un equilibrio justo entre una protección adecuada del titular de la patente y un grado razonable de certidumbre para terceros, la OEP debe velar por que los solicitantes cumplan debidamente los requisitos de la Regla 27 del CPE, entre otras.»
Esta cuestión fue objeto de reformulación en una decisión posterior: T150/85100. Pero en los procedimientos de examen, cualquier problema relativo al alcance de la protección de las reivindicaciones se trata con carácter general exigiendo modificaciones aclaratorias. De este modo... ¡se elimina la necesidad de la doctrina de los equivalentes!
Antes de G2/88 hubo dos casos que llegaron a las Cámaras de Recurso y que se trataron con una interpretación ajena al redactado literal de las reivindicaciones. En T416/87101, la discusión giraba en torno a la exigencia de una característica esencial en la reivindicación nº 1, que era si se consideraba un requisito preponderante de la invención que los dos bloques de estireno-butadieno del copolímero difiriesen en el contenido de estireno así como en el contenido de vinilo (página 2, líneas 3 a 5 y líneas 52 a 58). Ambos efectos eran limitativos del objeto de la reivindicación, pero este último no se mencionaba. La Cámara estableció que no era necesaria una modificación de la reivindicación nº 1, ya que:
«el alcance exacto [de la reivindicación] debe interpretarse en virtud de la descripción tal como se establece en el artículo 69».

Por lo tanto, puede interpretarse que las reivindicaciones lo exigen como característica esencial, aunque el redactado de la reivindicación tal cual no especifique tal característica. Resulta interesante leer a continuación —a la luz de esta decisión que da gran importancia a la interpretación de la descripción y del protocolo para definir las reivindicaciones con exactitud— la decisión de T175/84102, donde la Cámara de Recurso declara lo siguiente:
«Una vez establecido el redactado de una reivindicación, determinar cómo debe interpretarse dicha reivindicación con respecto a la definición del alcance de la protección conferida en virtud del artículo 69 y del protocolo pertinente no es competencia de los órganos de Examen, Oposición y Recurso de la OEP (...) sin perjuicio del artículo 69 y del Protocolo sobre su interpretación, que el único objeto a considerar en estos procedimientos de oposición/recurso es la combinación de todas las características de la reivindicación nº 1, sin omisiones y sin modificaciones.»
Desde entonces, las opiniones contrapuestas se han resuelto con la decisión adoptada en la sentencia G2/88, que se basa mucho más en T416/87: la interpretación e incorporación de la descripción en el alcance de las reivindicaciones, pero sólo dentro de los límites del artículo 84, segunda frase (ref. T977/94103).
Mirando más la interpretación de las reivindicaciones, la OEP ha considerado varias maneras de añadir ambigüedad y semántica, lo cual por supuesto afecta a la interpretación de la doctrina de los equivalentes en la reivindicación. Se podría decir que limitan y definen determinados límites para la doctrina de los equivalentes:


  • En T759/91104 y T522/91105, la Cámara de Recurso decidió que la expresión
    «que comprende sustancialmente» carecía de claridad y límites explícitos y requería interpretación. Esto se consideró que significaba «que consta esencialmente de» debido a su «carácter más inequívoco».




  • En T711/90106, la audiencia se centró en la equivalencia de la reivindicación donde dice «contiene» y si podía interpretarse como «consta de». Podría parecer que se trata de la doctrina de los equivalentes, pero también puede verse como un ataque a la claridad de la patente:


«Utilizar los términos “consta de” en lugar de “contiene” en la reivindicación nº 1 suscita la cuestión de la claridad de la reivindicación. Cuando, como ahora se señala en la reivindicación nº 1, el cristal consta de los componentes indicados (i), (ii) y (iii), se excluye la presencia de todo componente adicional y, por lo tanto, las proporciones de los componentes (i), (ii) y (iii) expresadas en porcentajes deben sumar 100 mol % de cada composición reivindicada.»
También otros casos han tratado de estos argumentos semánticos, y aunque tienen más que ver con la claridad, tienen un recordatorio pertinente de que la equivalencia puede aplicarse antes al igual que después.
Ha habido casos donde las Cámaras de Recurso han utilizado este argumento de la claridad para comenzar a establecer algunos límites más pertinentes sobre la interpretación del artículo 69 y del Protocolo:


  • En T1129/97107, hubo un recurso a una decisión de examen que atacaba la patente por el uso terapéutico de un compuesto derivado del benzimidazol. La descripción contenía un término poco claro «alquilo bajo», que no se mencionaba en las reivindicaciones. La Cámara dictó que la estipulación de claridad del artículo 84 del CPE sólo afectaba a las reivindicaciones y, por lo tanto, tenían que ser claras, sin necesidad de que el experto en la materia consultase la descripción. ¿Cómo conciliar esta diferencia con G2/88? La Cámara dictó que, en virtud del artículo 69, la descripción se utilizaba para aclarar el alcance de la protección cuando era esto lo que se cuestionaba (por ejemplo, en casos de infracción) y no en la definición del objeto protegido por la reivindicación.




  • En T190/99108, el caso trataba de la interpretación del redactado de la reivindicación por un experto en la materia. El argumento de que el experto en la materia debía tener la actitud adecuada para interpretar las reivindicaciones correctamente en virtud del artículo 69 era falaz. Debía descartar las interpretaciones que fueran ilógicas o que no tuvieran sentido desde el punto de vista técnico. Debía intentar, con ánimo de síntesis (es decir constructivo más que destructivo), llegar a una interpretación de la reivindicación que fuera técnicamente sensata y que tuviera en cuenta toda la revelación de la patente en virtud del artículo 69. Por lo tanto, el experto en la materia debía tener voluntad de comprender y no falta de voluntad.


Tal vez el caso más claro que ilustra la conexión entre los argumentos de claridad e interpretación (y, por lo tanto, de equivalencia) sea el caso T728/98. La patente trataba de la síntesis de derivados de la terfenadina sustancialmente puros. La reivindicación nº 1 describía un derivado de la piperidina
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