Investigación Legal y de la Administración, oep, Múnich




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títuloInvestigación Legal y de la Administración, oep, Múnich
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sustancialmente puro. El problema era si la introducción de un término poco claro —sustancialmente puro— añadía una opacidad innecesaria a la reivindicación de conformidad con el artículo 84, ya que no podía encontrarse un término equivalente en la técnica relevante. La Cámara dictó que, debido a la falta de equivalencia en la técnica relevante (y evidentemente en la descripción en virtud del artículo 69), la reivindicación no cumplía el criterio de claridad establecido en el artículo 84.
Lo que demuestran todos estos ejemplos es que la Cámara de Recurso tiene en cuenta la equivalencia cuando se aplica a la otra cara de la interpretación de las reivindicaciones de patentes: la claridad de las reivindicaciones. De ahí que, aunque la OEP no tiene razones directas para tratar la equivalencia, ha señalado algunas cuestiones pertinentes sobre la doctrina y su aplicación. Cualquier interpretación de esta índole del artículo 69 debe aplicarse con el habitual efecto vinculante que las Cámaras de Recurso tienen en las jurisdicciones

nacionales de varios países. Por lo tanto, sería muy recomendable revisar algunas de estas cuestiones al considerar la doctrina de los equivalentes y la interpretación de las reivindicaciones en un caso de infracción de patente nacional.
6. ¿Pasos hacia la armonización?
En casi todas las ponencias hay un debate sobre la armonización de una norma común para la aplicación de la doctrina de los equivalentes. Es bastante sorprendente que, incluso en Europa, donde se llevan a los tribunales a las mismas patentes e infracciones, pueda haber variaciones en la aplicación de la doctrina hasta el punto de obtenerse resultados diferentes. El experimento Festo109 de Estados Unidos también crea una gran discrepancia. Teniendo esto en cuenta, la AIPPI formuló cinco preguntas en 2003 a modo de resumen de un conjunto de países de muestra y sus opiniones (40 en total)110. La última pregunta era referente a recomendaciones de armonización. El grupo de EE.UU señaló que la doctrina se basa en un concepto de «justicia y equidad fundamental». Por lo tanto, esto dificultaría la formulación de directrices uniformes para su aplicación. El grupo japonés declaró que la doctrina debería utilizarse en todo caso con cautela, porque puede perjudicar a la empresa y a la investigación si se aplica en exceso, debido a su impredecibilidad inherente. También declaró que, en su opinión, un aspecto fundamental de la doctrina era el momento de fijarla: el constante avance tecnológico puede ampliar el alcance de las reivindicaciones y, por consiguiente, es esencial establecer el momento en el que debe fijarse, o si debe fijarse tal momento.
Muchos grupos diferentes aportaron ideas diferentes sobre un posible modelo de doctrina de los equivalentes, la mayoría basadas en su propia jurisprudencia. Casi todos los países europeos plantearon propuestas que afectan al CPE y a su revisión del año 2000.
En la propuesta del CPE 2000, la Conferencia de Londres de noviembre fue la que más se aproximó a declarar una doctrina de los equivalentes armonizada111. La propuesta básica contemplaba renombrar la actual disposición del Protocolo como Artículo 1 y añadir dos nuevos artículos.
Art. 2 (1): A efectos de determinar el alcance de la protección conferida por una patente europea, se tendrán debidamente en cuenta los medios que, en el momento de la presunta infracción, sean equivalentes a los medios especificados en las reivindicaciones.
(2): Un medio se considerará equivalente con carácter general si resulta evidente para un experto en la materia que utilizando dicho medio se obtiene sustancialmente el mismo resultado que si se utiliza el medio especificado en la reivindicación.
El artículo 3 establecía que habría de tenerse debidamente en cuenta el sistema de desestimación basado en el expediente de tramitación.
El Reino Unido se opuso con firmeza a la introducción de los artículos 2 y 3. El motivo radica en el hecho de que los tribunales británicos se niegan a aceptar la incertidumbre de la doctrina de los equivalentes (en comparación con su interpretación finalista). Su argumento
se basó en el hecho de que estos artículos no contribuirían a armonizar el Derecho de propiedad industrial.
La AIPPI no estaba conforme con la definición del artículo 2(1), que contemplaba establecer la equivalencia en función de un determinado criterio temporal.

Tras un considerable debate, se alcanzó una nueva definición del artículo 2:
A efectos de determinar el alcance de la protección conferida por una patente Europa, se tendrá debidamente en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones.
De este modo, no se estableció una definición de equivalencia como tal, pero como argumentó la parte alemana, así se daría a los tribunales libertad para aplicar la doctrina de manera flexible y justa. La parte británica señaló que el cambio del término «medio» por el término «elemento» sería más adecuado para las invenciones químicas.
Aludiendo a la negativa experiencia de Festo, el Reino Unido logró convencer a un número de partes suficiente para abandonar el artículo 3. Así, este elemento tan controvertido del CPE 2000 y del Derecho de propiedad industrial, está en fase de ratificación por los distintos países. Su aplicación armonizada no dependerá tanto del redactado como de las decisiones que se adopten en el futuro sobre el EPLA o sobre un TPC. Es interesante señalar que la doctrina de los equivalentes sigue siendo uno de los elementos más dispares del Derecho de propiedad industrial.

[Fin del documento]

1 Catnic Components contra Hill & Smith (1982) RPC 183, HL

2 Improver Corp. contra Remington Consumer Products (1990) FSR 181

3 «The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection», Comité Q175, octubre de 2003

4 Jan Vojcek, «A Survey of the Principal National Patent Systems»

5 Véase Arnold & Lynch, «Infringement of Inventions», XXVIII Conferencia Anual de la Escuela de Derecho John Marshall: «More Developments In Intellectual Property Law» (1984)

6 Fred H. Rhodes, «Patent Law for Chemists, Engineers, and Executives 3» (1931).

7 Whitney contra Emmett, 29 F. Cas. 1074, 1082 (C.C.E.D. Pa. 1831) (No. 17,585)

8 Ley de Patentes de 1836, cap. 357, 6, 5 estat. 117 (1836)

9 White contra Dunbar, 119 U.S. 47 (1886).

10 Joseph F. Haag, Comentario, Hilton Davis Chemical Co. contra Warner-Jenkinson Co.: «An Equitable Solution to the Uncertainty Behind the Doctrine of Equivalents», 80 Minn. L. Rev. 1511, 1514 (1996).

11 Michael D. Bednarek & Jeffrey L. Thompson, «Strategies for Maximising Protection under an Evolving Doctrine of Equivalents», 4 E.I.P.R. 237, 237 (1996).

12 Nota 7 supra

13 Nota 8 supra

14 Odiorne contra Winkley, 18 F. Cas. 581, 582 (C.C.D. Mass. 1814) (No. 10,432)

15 Lowell contra Lewis, 15 F. Cas. 1018, 1021 (C.C.D. Mass. 1817)

16 Winans contra Denmead, 56 U.S. (15 How.) 330, 343 (1853)

17 A modo de referencia, véase Flint Kote Co. contra Armstrong Cork Co., 321 F. Sup. 22, 169 U.S.P.Q. (BNA) 165 (S.D.N.Y. 1970); Nachman Spring- Filled Corp. contra Kay Mfg. Co., 139 F.2d 781, 59 U.S.P.Q. 349 (BNA) (2d Cir. 1943); Reece Buttonhole Mach. Co. contra Globe Buttonhole Mach. Co., 61 F. 958 (1st Cir. 1894).

18 White contra Dunbar, 119 U.S. 47 (1886).

19 Edison Elec. Light Co. contra Boston Incandescent Lamp Co., 62 F. 397, 398 (C.C.D. Mass. 1894); los tribunales siguen sosteniendo que la equivalencia de los elementos reivindicados y sustituidos se establece en la fecha de infracción. Véase Warner-Jenkinson, 520 U.S. en 37, 41 U.S.P.Q.2d en 1874

20 Véase Union Paper Bag Mach. Co. contra Murphy, 97 U.S. (7 Otto) 120 (1877); Water-Meter Co. contra Desper, 101 U.S. (11 Otto) 332 (1879). Véase también Pennwalt Corp. contra Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931, 949-50, 4 U.S.P.Q.2d 1737, 1752 (Fed. Cir. 1987) (en banc).

21 Véase Union Paper Bag, 97 U.S. (7 Otto) en 123.n45 Water-Meter Co., 101 U.S. (11 Otto) en 337.

22 Graver Tank & Mfg. Co. contra Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 85 U.S.P.Q. (BNA) 328 (1950)

23 Id. en 608, 85 U.S.P.Q. en 330.

24 Id. en 609, 85 U.S.P.Q. en 331.

25 Id., 85 U.S.P.Q. en 330-31

26 Véase Hughes Aircraft Co. contra Estados Unidos, 717 F.2d 1351, 1363, 219 U.S.P.Q. (BNA) 473, 482 (Fed. Cir. 1983)

27 Stephen M. Bodenheimer, Jr., & John Beton, «Infringement by Equivalents in the United States and Europe: A Comparative Analysis», 3 E.I.P.R. 83, 85 (1993)

28 Stephen M. Bodenheimer, Jr., & John Beton, «Infringement by Equivalents in the United States and Europe: A Comparative Analysis», 3 E.I.P.R. 83, 85 (1993)

29 Michael D. Bednarek & Jeffrey L. Thompson, «Strategies for Maximising Protection under an Evolving Doctrine of Equivalents», 4 E.I.P.R. 237, 237 (1996).

30 833 F.2d 931, 4 U.S.P.Q.2d (BNA) 1737 (Fed. Cir. 1987) (en banc)

31 Thomas K. Landry, «Certainty and Discretion in Patent Law: The On Sale Bar, The Doctrine of Equivalents, and Judicial Power in the Federal Circuit», 67 S. Cal. L. Rev. 1151, 1193 (1994).

32 Warner-Jenkinson Co. contra Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1865 (1997). El Tribunal declinó asumir formalmente la cuestión de la retirada de la doctrina de los equivalentes al jurado.

33 Id. en 21, 41 U.S.P.Q.2d en 1868

34 Festo contra Shoketsu Kinzoku Kuogyo Kabushiki, 234 F.3d 558 (Fed. Circ. 2000), 535 US 722, 152 L. Ed. 2d 944. 122 S. Ct. 1831 (2002), Festo contra Shoketsu Kinzoku Kuogyo Kabushiki, 334 F.3d 1359 (Fed. Circ. 2003)

35 «After Festo, DoE and the rebuttable presumption», F.F. Calvetti y M.A. Montebello, Mayo (2003) CIPA 243

36 Véase Walton & Laddie, «Patent Law of Europe & the United Kingdom» II/48 (1980)

37 Véase Whitney contra Emmett, 29 F. Cas. 1074, 1082 (C.C.E.D. Pa. 1831) (No. 17,585)

38 «C.I.P.A. Guide To The Patent Acts» cxiii (4ª ed., 1995) en 908.

39 EMI contra Lissen, [1930] 56 R.P.C. 23

40 Fue en Clark contra Adie (LR 2 App. Cas. 315, HL) donde Lord Cairns utilizó la expresión «pith and marrow», según Lord Reid.

41 Butterworths Patent Litigation 198 (Gary M. Ropski, ed. 1995) [en adelante, Butterworths]

42 C Van Der Lely contra Bamford (1963) RPC 61, HL

43 Rodi & Wienerberger AG contra Henry Showell Ltd 8 (1969) RPC 367, HL

44 Karl Bruchhausen, «The Extent of Protection of the European Patent», 5 I.I.C. 253, 258 (1974).

45 Rodi & Wienerberger AG contra Henry Showell Ltd 8 (1969) RPC 367, HL

46 Beecham group contra Bristol Labs, (1977) FSR 215, (1978) RPC 153, HL

47 Catnic Components contra Hill & Smith (1982) RPC 183, HL

48 Con respecto a la aversión a una meticulosidad indebida, véanse los votos particulares de L Reid y L Pearce en el caso Rodi, en 378, 388.

49 Jan Vojcek, «A Survey of the Principal National Patent Systems» (1936).

50 80 RGZ 54. Véase también Heinz Winkler, «The Scope of Patent Protection: Past, Present and Future», 10 I.I.C. 296, 296-97 (1979)

51 Véase por ejemplo, 119 RGZ 70; 1930 MuW 189, 1942 GRZR 307.

52 Véase Krausse, Katluhn & Lindenmaier, «Das Patentgesetz», 1970 anot. 49-52

53 Véase Reichsgericht, 1943 GRUR 167, reproducido por completo en 1943 Mitt.103, Kippwagen

54 Pietzcker «Kommentar zum Patentgesetz» Parte I (1929). Visto aplicado en casos como 1960 GRUR 478,481 (Blockpedale) y 1974 GRUR 460, 462 (Molliped)

55 BGH 1962 GRUR 29,31 (Drehkippbeschlag)

56 BGH 1969 GRUR 534, 537

57 Para una explicación más pormenorizadas de las dos teorías, véase A. Stenvik, «Protection for Equivalents Under Patent Law», IIC Vol 32 (2001), p.1

58 A este respecto, art. 69 del CPE.

59 BGH 1987 GRUR 626

60 BGH 1986 GRUR 803

61 De acuerdo con la Ley de Patentes de 1968

62 J Pagenberg, «New trends in patent claim interpretation in Germany - Good-bye to the general inventive idea» (1988) IIC 788, 793

63 1987 IIC en 799-800

64 Patente EP 0101656

65 Para el cual se obtuvo una patente estadounidense, USP 4.726.375.

66 Tribunal de Apelación de Viena, 31 de julio de 1989

67 Tribunal de Apelación de Milán, 21 de mayo de 1992

68 La sección 5 establece que una invención dependiente no puede explotarse sin el consentimiento del titular de la patente anterior.

69 Improver Corp. contra Beska BV and Remington Products, Tribunal de Apelación de La Haya, 20 de febrero de 1992, BIE 286

70 Improver Corp. and Sicommerce AG contra Remington Products Inc. Tribunal de Apelación de Dusseldorf, 21 de noviembre de 1991, 1993 GRUR Int. 242

71 Improver Corp.contra Remington Consumer Products (1990) FSR 181

72 Una figura retórica en la que se utiliza una parte por el todo (como marinero por tripulación), el todo por la parte (como la ley por agente de policía), lo específico por lo general (como pistolero por asesino), lo general por lo específico (ladrón por carterista), o lo material por la cosa hecha con él (como acero por espada).

73 Una figura retórica en la que se sustituye una palabra o expresión por otra con la que está estrechamente relacionada, como decir «la Corona» para referirse al gobierno.

74 M Franzosi, «Three European Cases on Equivalence - Will Europe adopt Catnic?», (2001) IIC Vol. 32, p. 113

75 Cornish & Llewelyn, «Intellectual Property», 5ª edición (2003), punto 6-07 en p. 239

76 Bundesgericht de 12 de abril de 2001 - Spannschraube, GRUR Int. 2001, 986 = Edición Especial DO OEP 2003, 108 = 33 IIC 746

77 Cass. com. de 4 de junio de 2002 - «Collier de serrage», PIBD 2002, 749-III-387 = Edición Especial DO OEP 2003, 137

78 BGH de 2 de marzo de 1999 - Spannschraube, DO OEP 2001, 259 = GRUR 1999, 909 = Mitt. 1999, 304

79 Mitt. 1999, 365 = DO OEP 2001, 215 (nota en el encabezado)

80 GRUR 1999, 977 = 33 IIC 525 (2002)

81 GRUR 2000, 1005 = 33 IIC 349 (2002)

82 GRUR 2002, 511 = 34 IIC 302 (2003) = [2003] ENPR 163 (Kunststoffrohrteil) / 34 IIC 197 (2003) (Custodiol II) / 33 IIC 873 (2002) = [2003] ENPR 309 (Schneidmesser I).

83 GRUR 2004, 413

84 Forel contra Lisec, Riv. dir ind. 2000-II-455

85 M Franzosi, «Three European Cases on Equivalence - Will Europe adopt Catnic?», (2001) IIC Vol. 32, p. 122

86 Dir. ind. 2003, 312

87 BIE 1995, 333 = 28 IIC 748 (1997) = GRUR Int. 1995, 727

88 BIE 2002, 74

89 BIE 2002, 337

90 NJB 2002, 530 = GRUR Int. 2003, 783

91 [2001] RPC 133

92 Hewlett Packard GmbH contra Waters Corp [2002] EWCA Civ 612 (2002) 25(7) I.P.D. 25044

93 [2003] RPC 31 = [2003] ENPR 50

94 American Home Products Corp contra Novartis Pharmaceuticals UK Ltd [2002] E.N.P.R. 13 [2001] R.P.C. 8

95 Russell Finex Ltd contra Telsonic AG [2004] EWHC 474 [2004] R.P.C. 38 (2004) 27(5) I.P.D. 8

96 (MOBIL OIL/Aditivo reductor de fricción) DO OEP 1990, 93

97 Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

98 (1) Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita protección en términos de las características técnicas de la invención. Cuando proceda, las reivindicaciones incluirán:

(a) una declaración que indique la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición del objeto reivindicado, pero que, en conjunto, formen parte del estado de la técnica;

(b) una parte de caracterización —precedida de la expresión “caracterizándose por que” o bien “caracterizado por”— que establezca las características técnicas que, combinadas con las características señaladas en el apartado (a), se desee proteger.

99 (LANSING BAGNALL/Circuito de control) DO OEP 1983, 479

100 (ROMERO-SIERRA) 20 de agosto de 1987

101 (JSR/Copolímero de bloque) DO OEP 1990, 415

102 KABELMETAL/Reivindicación combinada DO OEP 1989, 71

103 TECHNOGENIA S.A./ DURUM Verschleissschutz, 18 de diciembre de 1997

104 Amoco Corporation/Hüls Aktiengesellschaft, 18 Nov. 1993

105 Amoco Corporation/Hüls Aktiengesellschaft, 18 Nov. 1993

106 The Post Office/ Schott Glaswerke, 15 de septiembre de 1993

107 CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA, 26 Oct. 2000

108 YKK Corporation/ Patente Opti y otras, 6 Mar. 2001

109 Festo contra Shoketsu Kinzoku Kuogyo Kabushiki, 334 F.3d 1359 (Fed. Circ. 2003)

110 «The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection», Comité Q175, octubre de 2003

111 Para más información sobre la conferencia, véase S Scott & R. Fawcett Dec CIPA (2000), p. 602 y R. Nack & B. Phélip, (2001) IIC Vol. 32, p. 200

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