Sentencia juzgado de lo mercantil provincia de madrid num. 879/2010 22-12-2011






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SENTENCIA JUZGADO DE LO MERCANTIL PROVINCIA DE MADRID NUM. 879/2010 22-12-2011

Marginal: PROV\2012\141469

Tribunal: Juzgado de lo Mercantil nº9, Provincia de Madrid,Madrid Sala 9

Fecha: 22/12/2011

Jurisdicción: Civil

Procedimiento 879/2010

Ponente: Javier Yánez Evangelista

Procedimiento: Autos Civiles Juicio Ordinario Nº 879/2010

Juzgado de lo Mercantil Nº 9 de Madrid

Demandante: MAHERLO IBERICA S.L

Procurador: Sr. Conde de Gregorio

Abogado: Sr. Fagundo Hermoso

Demandado: CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L

Procurador: Sr. García García

Abogado: Sr. Zurro Fuente

SENTENCIA NUM

En Madrid a 22 de diciembre de 2011

El Ilmo. Sr. D. Javier Yañez Evangelista, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil Nº 9 de Madrid de y su partido, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, seguidos en este juzgado con el numero 879/2010, a instancia de MAHERLO IBERICA S.L contra CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L, sobre acción por infracción del derecho exclusivo de marcas y reconvención formulada por CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L frente a MAHERLO IBERICA S.L sobre nulidad de marca y ello con base en los siguientes;

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- El Procurador Sr Conde de Gregorio, obrando en la representación procesal indicada presentó escrito de demanda que por turno de reparto correspondió a este Juzgado promoviendo juicio ordinario contra CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, cuyo contenido se da por reproducido en la presente sentencia, solicitaba se dictase sentencia por la que se declare:

1. Que el uso que realiza la demandada de los términos MASALTOS y MASALTOS.COM para ofrecer calzado que aumenta la estatura, es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanante de las marcas nacionales número 2.832.902 y 2.886.857.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la demandada, CALZADOS FERNANDO GARCÍA, S.L., a:

a. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b. A cesar en dichos actos de infracción de derechos de propiedad industrial.

c. A retirar del tráfico económico y de la publicidad cualquier mención a los vocablos MASALTOS y MASALTOS.COM, y a destruir a su costa los soportes en los que los mismos se hayan materializado.

d. Se prohíba a la demandada el uso del nombre de dominio www.hombresmasaltos.com o cualquier otro que contenga los términos MASALTOS y MASALTOS.COM, así como a suprimir los referidos términos de su website www.hiplus.es.

e. A pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a Maherlo Ibérica, S.L., por la infracción a que se refieren los anteriores pedimentos, el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.5 LM ( RCL 1985\623 ) .

f. A pagar a la actora, acumulativamente, la cantidad que se concrete y resulte como importe de los referidos perjuicios, en el periodo de prueba, sobre las bases alternativas que se han consignado en la presente demanda, como consecuencia de la violación del derecho de la titular de la marca registrada, según dispone el artículo 43.2.b) LM , vía por la que esta parte ha optado.

g. Al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de las anteriores peticiones hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, de conformidad con el artículo 44 LM .

h. Al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento."

SEGUNDO .- Admitida a trámite la demanda se dio traslado de la misma junto con los documentos que acompañaba al demandado para que se personara y contestase a la demanda dentro del plazo legal. En su escrito de contestación, el demandado se opuso a demanda formulada, por los hechos y fundamentos alegados en su escrito de alegaciones, cuyo contenido se da por reproducido en lo menester. Del mismo modo formulaba reconvención frente Maherlo IBERICA S.L, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente solicitó se dictase sentencia por la que: a) se declare nulas las marcas "masaltos.com" concedida el 3 de febrero de 2009 con el nº 2.832.902 para las clases 18 y 25 y "masaltos" el 19 de noviembre de 2009 con el nº 2.886.857 para las clases 18,25 y 35 propiedad de la mercantil MAHERLO IBERICA S.L b) acuerde la cancelación de las mencionadas inscripciones a cuyo fin diríjase oficio a la OEPM por la que se acuerde la cancelación de las mencionadas marcas españolas. Admitida a trámite la reconvención se dio traslado de la misma y documentos que acompañaba al actor a fin de que pudiera contestar a la misma, lo que verificó en plazo y forma, solicitando se dictase sentencia por la que desestimando la pretensión ejercitada se absolviera a su representado. Proveída la contestación se cito a las partes a la preceptiva Audiencia Previa

TERCERO .- Llegados el día y horas señalados comparecieron las partes debidamente representadas, previo intento de acuerdo sin resultado positivo, las partes se ratificaron en sus alegaciones y peticiones, a continuación se fijaron los hechos controvertidos y aquellos sobre los que no existía discrepancia, solicitando la actora la documental ya aportada, más documental y dictamen de peritos , por el demandado se interesó interrogatorio de parte testifical y documental. Los medios de prueba propuestos fueron admitidos en aquellos extremos que se consideraron pertinentes, citando a las partes a la celebración del acto del juicio.

CUARTO .- Llegados el día y hora señalados comparecieron las partes debidamente representadas, practicándose las pruebas admitidas con el resultado que es de ver en autos, dado traslado a las partes para que informaran en los términos que es de ver en autos, quedando los autos vistos para dictar sentencia.

QUINTO .- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

A través del presente procedimiento se ejercita por la parte actora tres acciones, respecto de las que despliega a su vez diversos pedimentos, a saber: acción de cesación y remoción de los efectos derivados de la infracción de los derechos del actora y resarcimiento de daños y perjuicios, todo ello previa declaración de la infracción de los derechos de exclusiva de los que sería titular el actor. Fundamenta su pretensión en los siguientes hechos: a nombra de la demandada, tanto de las que los estaban al momento del inicio del procedimiento, como de las solicitudes que finalmente han dado a su registro como marcas Números 2.770.718, 2.838.132 2.838.133, 2.838.134 2.838.135 y 2.840.037 y acción declarativa, de cesación y remoción y resarcitorias por violación del derecho exclusivo derivado del registro a favor de la actora de la marca Nº 2.673.358. Su pretensión se sustenta sobre los siguientes extremos: a) La actora tiene registrada a su favor entre otras las marcas nacionales num. 2.832.902, MASALTOS.COM, en clases 18ª y 25ª. Y num. 2.886.857, MASALTOS, en clases 18ª, 25ª y 35ª. B) del mismo modo la actora es titular de los siguientes dominios www.masaltos.com www.masaltos.es www.bertulli.es www.mariobertulli.es y www.splash-ibérica.com c) En la página web Calzados Fernando García, S.L., (www.hiplus.com) la demandada ha incluido varias referencias que inducen a confusión con las marcas de la actora, concretamente En el margen inferior derecho de la website pueden leerse claramente los vocablos "MASALTOS" y "MAS ALTOS", que se corresponden con las páginas web http://www.hiplus.com/masaltos y http://www.hiplus.com/mas_altos, además la demandada comenzó a utilizar un banner rotatorio en el margen superior derecho de la website en el que podía leerse alternativamente HOMBRESHIPLUS.COM y HOMBRESMASALTOS.COM. Además de lo anterior, la demandada está utilizando los términos "BERTULLI", "MASALTOS" y "MASALTOS.COM" como comandos de búsqueda (keywords) en el buscador Google d) La Demandada es competidor directa de la actora e) que la marca más alto sería notoria en el sector.

Frente a dicha pretensión se alza el demandado, quien sostiene que fue este quien inicia en primer lugar la comercialización de los zapatos con alzas, bajo la marca HIPLUS, traducción inglesa de la expresión masaltos, siendo el hoy demandante quien copiando el modelo del demandado se introduce posteriormente en el mercado. Entrando en lo que resultan hechos pertinentes al objeto del proceso, señala que las marcas nacionales que ampararían la pretensión del actor y que fueron registradas en febrero y noviembre de 2009, se limitan a describir la función o ventaja esencial del producto, esto es que le hacen parecer más alto a quien lleva este tipo de calzado, por lo que no se puede impedir a quien comercializa un producto idéntico al distinguido por la marca que utilice en la promoción o publicidad del productos las expresiones que definen su principal característica, razón esta por la que a su vez considera que las marcas que fundan la accion ejercitada están afectadas de nulidad por tratarse de una denominación meramente descriptiva. Ese carácter descriptivo del signo registrado en cuanto expresivo de la característica del producto, impide que se pueda privar al demandado de utilizar como patrón de búsqueda en internet la expresión masaltos, pues cuando el cliente está buscando un producto de las características de los comercializados por las partes, fácilmente introducirá en el buscador las características del producto, con lo que de estimarse la acción se estaría legitimando al actor para apropiarse en exclusiva de la utilización de la descripción del producto, por lo que al introducir esa descripción, sólo saldrían los productos del actora. A todo lo anterior añade la controversia en torno al carácter notorio de las marcas registradas a favor del actor. En consonancia con los motivos de oposición expuestos reconviene interesando la nulidad de las marcas nacionales de las es titular la actora MASALTOS.COM y MASALTOS, por infringir la prohibición absoluta contemplada en el art 5.1 letra c) de la Ley de marcas , estos es por tratarse de signos que puede servir en el comercio para designar la especia la calidad la cantidad el destino el valor la procedencia geográfica la época de obtención del producto o la prestación o cualquier otra característica, de lo que deriva a juicio de la demandada la falta de fuerza distintiva de la marca en las que la actora principal basa su derecho.

La Actora, demandada en reconvención se opone a la petición de nulidad, por entender en primer término que la petición de nulidad sólo es respecto de las marcas nacionales, siendo que los mismos signos distintivos están registrados como marcas comunitarias y como tales pueden ser utilizadas en territorio nacional por el actor, considerando la parte que resulta contradictoria impugnar la marca nacional y no la comunitaria, cuando además ni una ni otra fueron impugnadas en el trámite de registro ante la OEPM. En segundo término señala que la expresión más alto no entra dentro de los términos del art 5.1 letra c, teniendo en cuenta la interpretación restrictiva que haya de darse a la expresión "otras características", contenida en el precepto. En tercer lugar las marcas registradas, tiene suficiente fuerza distintiva atendiendo a que la expresión se acuña en un solo término que tiene una concreta representación gráfica, tratándose de una marca mixta que permitiría la aplicación a este supuesto de la previsión contenida en el apartado 3 del art 5 de la LM ( RCL 1985\623 ) , lo que se agravaría en el presente caso al tratarse de una marca notoria. En cuarto lugar la marca estaría registrada para las clases 18,25 y 35, siendo que la alegación de la demandada reconviniente se refiere exclusivamente al calzado Por ello formula demanda reconvencional interesando la nulidad de la marca por incurrir.

Vistos los términos del proceso resultante de la demanda y contestación, hemos de considerar la conveniencia de examinar en el presente caso la acción reconvencional de nulidad en primer término, pues de estimarse la misma, declarando la nulidad de las marcas registradas por la actora, teniendo en cuenta los efectos retroactivos de la nulidad, determinaría sin necesidad de entrar en mayor razonamiento la desestimación de la pretensión principal, pues faltaría el titulo jurídico que legitimase el ejercicio de las acciones entabladas al amparo del art 32 de la LM , tal como resulta del art 34 del mismo texto y ello aunque se apreciase la nulidad parcial, teniendo en cuenta los productos para los que el demandado utilizaría los signos litigiosos. Por el contrario de desestimarse la reconvención si bien la oposición de la demandada pierde gran parte de su contenido, sería necesaria entrar en el análisis de los concretos actos imputados al demandado y las consecuencias jurídicas que a efectos de la infracción de los derechos sobre las marcas registradas pudieran derivarse.

SEGUNDO DE LA PROHIBICION ABSOLUTA DE REGISTRAR SIGNOS MERAMENTE DESCRIPTIVOS.

6- El artículo 5.1.c), al señalar por tanto que no podrán registrarse como marca los signos "que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio", recoge lo dispuesto en el artículo 3.1.c) de la Directiva 89/104/CEE, es decir, la prohibición de los signos actual o potencialmente descriptivos. Esta potencialidad se asienta, no en una posibilidad remota o especulativa sobre la necesidad de que el signo se mantenga libre en el futuro, sino en la invocación de indicios concretos, ciertos y razonables que, de manera lógica y referidos al momento de la solicitud, permitan afirmar que el signo en cuestión está inmerso, de forma más o menos avanzada, en un proceso de conversión en un signo descriptivo, lo que evidentemente dependerá del producto o servicio descrito y del dinamismo del mercado en que se desenvuelve. El riesgo debidamente fundado de que el signo en cuestión sirva en un futuro para tabicar injustificadamente el mercado y excluir a los competidores del uso de un término que no tiene eficacia distintiva, autoriza la prohibición examinada.

7-conforme señala la Sentencia de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de octubre de 2009 : "La prohibición de registro de signos o indicaciones descriptivas descansa sobre un doble fundamento como recuerda el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 14 de junio de 2007 (asunto EUROPIG). Por un lado, no son apropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa. Por otra parte, la prohibición persigue un objetivo de interés general, cual es que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro ( sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 31; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartado 27; de 27 de noviembre de 2003, Quick/OAMI (Quick), T-348/02, Rec. p. II-5071, apartado 27 , y de 7 de junio de 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OAMI (MunichFinancialServices), T-316/03, Rec. p. II-1951, apartado 25; véanse igualmente, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999 , Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 25; de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99 , Rec. p. I-1619, apartados 54 y 95, y Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, apartado 35 )".

8- Por otro lado los signos e indicaciones descriptivos son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio como aquel para el que se solicita el registro ( sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001 [TJCE 2001, 236], Procter Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. pg. I-6251, apartado 39 ). El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva debe apreciarse, por una parte, en relación con esos productos o servicios y, por otra, en relación con la percepción de éstos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en particular, las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C- 53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 41 , y de 6 de mayo de 2003 , Libertel, C-104/01 , Rec. p.I-3793, apartados 46 y 75, de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland , C-363/99 , Rec. pg. I-1619, apartado 34).

9- Finalmente y a propósito de las alegaciones vertidas por la actora reconvenida sobre la interpretación restrictiva que haya de darse al art 5.1 c, hemos de traer a colación los apartados 37 a 40 de la Sentencia del TJUE DE 10 de Marzo de 2011 , al señalar que "El interés general subyacente al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 ( LCEur 1994, 25) consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores económicos que ofrezcan tales productos o servicios (véase, en este sentido, la sentencia OAMI/WrigLey [ TJCE 2003, 346] , antes citada, apartado 31 y jurisprudencia citada).

A fin de garantizar la plena realización de este objetivo de libre utilización, el Tribunal de Justicia ha precisado que, para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 ( LCEur 1994, 25) , no es necesario que el signo en cuestión se utilice efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos. Basta que dicho signo pueda utilizarse con tales fines (sentencias, antes citadas, OAMI/WrigLey [ TJCE 2003, 346] , apartado 32, y Campina Melkunie [ TJCE 2004, 38] , apartado 38, y auto del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 2010, Mergel y otros/OAMI, C-80/09 P, apartado 37).

Asimismo, el Tribunal de Justicia ha subrayado que la aplicación de este motivo de denegación no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad que sea concreto, actual o serio y que, por consiguiente, carece de pertinencia conocer el número de competidores que estén o pudieran estar interesados en utilizar el signo en cuestión ( sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999 [ TJCE 1999, 99] , Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I- 2779, apartado 35 , y de 12 de febrero de 2004 [ TJCE 2004, 41] , Koninklijke KPN Nederland, C-363/99 , Rec. p. I-1619, apartado 58). Además, es irrelevante que existan otros signos más usuales que el controvertido para designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro (sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 57).

De lo anterior se deduce que la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 ( LCEur 1994, 25) no exige que el signo controvertido se corresponda con medios habituales de designación".

10- Sentado cuanto antecede es evidente como punto de partida, que siendo varias las clases para las que se encuentran registradas las marcas nacionales a favor de la actora ( 18,25 y 36 en el caso de la marca masaltos y 18 y 25, en el caso de masaltos.com), la pretensión de nulidad sólo podría prosperar en su caso respecto de las clases correspondiente a los productos respecto de cuyas características es descriptivo el signo registrado, pero ello no impide la prosperabilidad de la acción de nulidad entablada.

11- Sentado cuanto antecede y según resulta de las afirmaciones realizadas por la actora en su demanda ( folio 3) la entidad actora se crea en el año 2000, para dedicarse exclusivamente a la comercialización de uno modelos específicos de calzado, que se caracterizan por contener en su interior una cuña ultraligera y diseñada anatómicamente que combinada con el tacón exterior del zapato, permite a quien lo utiliza ganar varios centímetros de altura, presentando sin embargo un aspecto exterior convencional. Es en relación con dichos productos con los que la actora alega la utilización de los signos distintivos registrados y es en relación con los mismos productos, donde se produciría la utilización por el demandado de expresiones que llevan a confusión con las marcas registradas por la actora.

12- En relación con dichos productos si hay característica esencial que pueda definirlos es que su utilización no se produce por motivos estéticos o por modas, sino para lograr una determinada funcionalidad, que no es otra que la de conseguir una mayor altura, esto es la de parecer más alto. Por tanto la utilización de la expresión mas alto como signo distintivo se limita a describir la función esencial para la que ese tipo de calzado está concebido. Por otro lado en relación al consumidor medio al que va dirigido el producto es claro que pretende con la utilización del mismo ser más alto y que esa es la característica que mejor le define el producto.

13- Bien es cierto que la expresión más alto puede ser utilizada en infinidad de contextos, referidos no ya a la altura de un ser animado o inanimado, sin embargo ello no priva a la expresión en relación con los productos distinguidos de ese carácter meramente descriptivo, no se trata de que la expresión se enlace de forma exclusiva o primordial con ese producto concreto, sino que sirva para delimitar una característica del mismo.

14- De otro lado el hecho de que el actor sea titular de varias marcas comunitarias de contenido idéntico a las que aquí son examinadas, no impide la estimación de la acción de nulidad entablada, ni supone contradicción alguna, sino que es reflejo de la distribución de la competencia objetiva entre juzgados de lo mercantil y el juzgado de lo mercantil de Alicante, cuando funciona como juzgado de la marca comunitaria. El presente procedimiento se inicia en virtud de acción por infracción de marca nacional, única para la que es competente este juzgado, y es frente a la misma que reacciona vía reconvención el demandado que tampoco podría en este procedimiento instar la nulidad de las marcas comunitarias de las que es titular el actor, pues entre otros motivos lo impediría la falta de competencia objetiva de este juzgado para conocer de la misma. Debemos traer a este punto los autos de 13 y 14 de enero de 2005 y 4 de octubre de 2004 el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, que considera que no es posible acumular a una demanda en ejercicio de derechos de marca comunitaria acciones de competencia desleal, siguiendo criterio expuesto en SSTS de 13 de junio de 2006 que cita la STS de 21 de diciembre de 2001 , en las que no se admite la acumulación de una acción de propiedad industrial, competencia del Juzgado de la capital del Tribunal Superior de Justicia, con la de competencia desleal, siendo también reiterada la doctrina de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, expuesta entre otros en los Autos núm. 174/2006 de 19 octubre y núm. 6/2008 de 16 enero , que en aplicación de lo prevenido en el art 73 de la LEC ( 
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