S
OMPI/PI/JU/LAC/04/21
ORIGINAL: Español
FECHA: 19 de octubre de 2004
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OFICINA EUROPEA
DE PATENTES
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OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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TERCER seminario regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina
organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
con la colaboración
del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
y
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004
Teoría de los equivalentes:
principios fundamentales y jurisprudencia
Documento preparado por el Sr. Franco Benussi, Director, Departamento de
Investigación Legal y de la Administración, OEP, Múnich
TEORÍA, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y JURISPRUDENCIA
DE LA DOCTRINA DE EQUIVALENTES
1. Introducción
En algunos diccionarios, equivalencia se define como igualdad esencial e intercambiabilidad o cualidades que son comparables, por lo tanto iguales pero no idénticas. En el Derecho de propiedad industrial, la equivalencia adquiere un sentido diferente y describe una situación en la que un producto o proceso acusado de infracción se considera igual a la invención descrita en la patente.
La mayoría de sistemas de patentes permiten que el texto de una reivindicación se interprete más allá de su significado literal, de modo que incluya características o actividades «equivalentes» a las descritas en la reivindicación. El motivo de esta extensión —más allá de lo que está claramente definido— no es otro que ofrecer a los inventores una protección justa para sus invenciones, admitiendo que la protección alcance a un conjunto de equivalentes.
Como la doctrina de los equivalentes goza de reconocimiento casi universal, lo importante no es si los titulares de patentes tienen derecho a ser protegidos, sino cómo ha de medirse la equivalencia y en qué punto deben trazarse los límites de protección de las patentes. No existe una definición propiamente dicha del equivalente y su consiguiente doctrina. Como veremos a continuación, la doctrina de los equivalentes muestra diferencias teóricas y de interpretación en los principales sistemas de patentes.
En Estados Unidos, esta doctrina es «fruto de la equidad»: el elemento ha de desempeñar sustancialmente la misma función, de modo sustancialmente igual, para obtener sustancialmente los mismos resultados.
En el Reino Unido, esta doctrina no existe y los equivalentes no se reconocen como tales. El sistema es prácticamente el mismo: lo que se analiza es la interpretación de los términos acusados de infracción que contiene la reivindicación, en virtud de los principios establecidos en Catnic1 e Improver2.
En Alemania, esta doctrina siempre se ha basado en las ideas subyacentes a la actividad inventiva de la invención y nunca en cualquier concepto de equivalente especificado en la reivindicación (sistemas centrales frente a periféricos).
Como veremos, en este rápido resumen se define con carácter general qué es equivalente, pero quedan grandes lagunas por clarificar o precisar en términos jurídicos. Hay un motivo para hacerlo. Al ampliar la protección más allá de los términos literales de una patente, la DOE (doctrina de los equivalentes) inevitablemente introduce incertidumbre e impredecibilidad en el Derecho de propiedad industrial. En la medida en que la incertidumbre y la impredecibilidad perjudican la finalidad de un sistema de patentes, la existencia de la DOE debe justificarse por objetivos políticos cuya importancia es superior a este precio.
Lo que se busca es determinar si existen principios reconocidos a escala internacional (o al menos, a escala europea) y, en tal caso, cuáles son y por qué. Estos aspectos todavía no están claramente definidos, como se ha podido apreciar en un reciente documento de la AIPPI3, que intentaba resumir la situación actual.
2. Evolución de la doctrina
Para comprender bien la doctrina de los equivalentes, es necesario analizar su evolución en las jurisprudencias que presumiblemente han marcado la pauta de esta doctrina hasta la fecha. Estas jurisprudencias han evolucionado a través de varios procedimientos por infracción de patente, y a medida que ha ido evolucionando el objeto de las patentes, la doctrina de los equivalentes también lo ha hecho.
2.1. Historia de los equivalentes en Estados Unidos
Estados Unidos tiene el segundo Derecho de propiedad industrial más antiguo del mundo4. El Derecho de propiedad industrial de Estados Unidos nace directamente de la Constitución estadounidense, que en su artículo 1, sección 8, establece que: «El Congreso tendrá facultad (...) para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos». La finalidad era (y sigue siendo) fomentar las artes y las ciencias animando a los inventores a revelar sus invenciones y animando a otras personas a invertir en la comercialización de tales invenciones5. Este sistema representa una política de equilibrio entre los conflictos inherentes a la práctica de patentar las invenciones. Por una parte, beneficia al público directamente al tratar la patente como un contrato escrito entre el inventor y el Estado, en lugar de una recompensa para el inventor; el inventor acepta revelar la invención al público y el Estado acuerda otorgarle un monopolio limitado sobre la invención6. Por otra parte, se trata de hacer avanzar las «artes útiles» y servir al interés público indirectamente concediendo ventajas a los inventores7. Estas ventajas favorecen la invención, fomentan la inversión en invenciones patentables y hacen avanzar la técnica durante la vigencia de la patente, no solamente en el momento de su expiración. Por lo tanto, todas las leyes que se incorporen a la jurisprudencia estadounidense en relación con las patentes deben reflejar los intereses contrapuestos de los inventores y el público.
El Congreso aprobó la primera legislación en materia de patentes el 10 de abril de 1790, seguida poco después de la Ley de Patentes de 1793. En 1836, la práctica de incluir reivindicaciones se había hecho tan habitual que el Congreso la codificó. Por primera vez, el solicitante estaba obligado por ley a «especificar y señalar de forma particular la parte, mejora
o combinación que reivindica como invención o descubrimiento propio»8. A mediados del siglo XIX, las reivindicaciones se habían convertido en la herramienta fundamental para definir el alcance de los derechos del titular de la patente:
«Algunas personas parecen creer que una reivindicación de una patente es como una nariz de cera que puede girarse y torcerse en cualquier dirección, para que incluya algo más o algo distinto de lo que expresan sus palabras (...). La reivindicación es un requisito legal, prescrito con la finalidad concreta de que el solicitante defina con precisión cuál es su invención; y es injusto para el público, además de un fraude de ley, interpretarla de manera diferente al sentido evidente de sus términos»9.
La función de anuncio público adjudicada a las reivindicaciones tuvo varias consecuencias. En primer lugar, la práctica de concesión de patentes de Estados Unidos derivó en un sistema «periférico», donde el solicitante negocia con la Oficina de Patentes y Marcas durante la tramitación para definir los límites externos (o periféricos) del monopolio sobre la patente10. En cierto sentido, la reivindicación de una patente vino a considerarse teóricamente como la descripción de las marcas de lindes de una finca en una escritura11.
La segunda consecuencia fue que, tras la atribución de un papel fundamental a las reivindicaciones, la patente —en el conflicto entre el interés público y el interés monopolístico del inventor— favoreció al público12. Pese al papel fundamental atribuido a las reivindicaciones para definir el alcance de la protección, los tribunales estadounidenses reconocieron que una patente no es una escritura y que una invención no es una extensión geográfica sujeta a mediciones matemáticas precisas13. Debido al concepto subyacente del equilibrio de intereses, los tribunales estadounidenses no podían dejar totalmente de lado los intereses del inventor. En casos anteriores, los tribunales no habían exigido una correspondencia exacta entre la descripción de una patente y el dispositivo acusado; por el contrario, buscaban «meras modificaciones engañosas»14 o «sustancialmente la misma invención»15. Sin embargo, el desarrollo de las reivindicaciones comenzó a estrechar necesariamente el alcance de la protección disponible en virtud de los antiguos criterios de infracción. En consecuencia, en 1853, el Tribunal Supremo de Estados Unidos optó por proteger a los titulares de patentes estableciendo que la protección alcanzaría a una serie de equivalentes16. A partir de entonces, los tribunales comenzaron a dividir el alcance de la protección de una patente en dos ámbitos analíticamente distintos: la infracción literal y la infracción por equivalencia17.
Los primeros dictámenes y sentencias relativos a la equivalencia se centraron en formular la doctrina. Los tribunales sometían la doctrina de los equivalentes a las limitaciones del estado de la técnica y a la desestimación basada en el expediente de la solicitud (file-wrapper estoppel, en su expresión inglesa), y normalmente ponderaban la doctrina de los equivalentes en función de la importancia de la invención18. Las «invenciones pioneras» tenían derecho a una amplia gama de equivalentes, mientras que las patentes de mejora exigua apenas tenían alguna gama de equivalentes y las patentes de mejora normales tenían una gama intermedia. De este modo se agravó el problema en los debates sobre si el alcance de la protección debía limitarse a los equivalentes conocidos en la fecha de prioridad o extenderse a los conocidos en la fecha de infracción. Sin embargo, dada la importancia adjudicada a las invenciones pioneras, los tribunales rechazaron en última instancia ese requisito: presumiblemente, una invención pionera no tiene ningún equivalente cuando se crea, y el inventor debe beneficiarse de haber informado la técnica hasta el punto de los equivalentes desarrollados posteriormente19.
En última instancia, los tribunales de Estados Unidos equilibraron los intereses contrapuestos adoptando la «norma de todos los elementos». Esta norma establece que, para que un dispositivo acusado infrinja la reivindicación de una patente, debe poseer todos los elementos de la reivindicación ya sea de forma literal o equivalente20. Es decir, si el dispositivo acusado carece de un solo elemento reivindicado exactamente, y carece de un equivalente de dicho elemento, entonces no infringe la reivindicación de la patente. En la aplicación de esta norma, la doctrina de los equivalentes tiene campo libre. No se exige la correspondencia exacta entre los elementos reivindicados y los elementos del dispositivo acusado uno por uno; un elemento de un dispositivo acusado puede funcionar como equivalente de dos elementos reivindicados o viceversa21. Porque el control fundamental del alcance de los equivalentes es que, para que haya infracción, el dispositivo acusado debe contener todos los elementos de la reivindicación, ya sea literalmente o por equivalentes.
En la década de 1950, esta doctrina se había aplicado de muchas formas diferentes, por lo que el Tribunal Supremo creyó necesario emitir una sentencia definitoria. Y así llegó la sentencia Graver Tank22.
Este caso constituye el fundamento de toda la moderna legislación estadounidense en relación con la doctrina de los equivalentes. La patente en cuestión reivindicaba un fundente de soldadura eléctrica formado en parte por un silicato de metal alcalinotérreo como el magnesio. El fundente acusado era prácticamente idéntico, salvo por que contenía un silicato de manganeso, que no era un metal alcalinotérreo. Por lo tanto, el Tribunal se enfrentaba al problema de decidir si la sustitución del magnesio por el manganeso —un metal alcalinotérreo por otro que no lo era— se ajustaba a la doctrina de los equivalentes. El Tribunal explicó que limitar la protección de la patente al alcance literal de sus reivindicaciones convertiría la patente en «algo hueco e inútil».
«Tal limitación permitiría —e incluso fomentaría— que un imitador sin escrúpulos realizase cambios y sustituciones insustanciales en la patente que, a pesar de no añadir nada, fuesen suficientes para dejar el objeto de la imitación fuera de la reivindicación, y por lo tanto fuera del alcance de la ley. Privaría al inventor del beneficio de su invención y promovería la ocultación en lugar de la revelación de invenciones, que es una de las finalidades principales del sistema de patentes»23.
El Tribunal formuló lo que posteriormente se conocería como el criterio «tripartito»: el dispositivo acusado es equivalente si realiza sustancialmente la misma función de modo sustancialmente igual para obtener sustancialmente el mismo resultado. El Tribunal también destacó dos características fundamentales de un equivalente:
(1) las diferencias entre una característica reivindicada y su equivalente representan un «cambio insustancial»;
(2) un elemento reivindicado y su equivalente muestran «intercambiabilidad conocida»24.
Aunque el criterio tripartito representa un marco analítico significativo sobre el que desplegar la doctrina de los equivalentes, cada una de sus ramificaciones se basa fundamentalmente en la expresión «sustancialmente igual». De este modo, el criterio tripartito se hace eco de algunos de los criterios de infracción de una sola parte que caracterizaban la práctica estadounidense en sus inicios y aporta menor precisión de lo que podría parecer a primera vista.
Es interesante señalar que el Tribunal pretendía esa imprecisión:
«La equivalencia, en el Derecho de propiedad industrial, no es prisionera de una fórmula y no es un concepto absoluto que ha de considerarse en el vacío. No exige una completa identidad a todos los efectos y en todos los aspectos. A la hora de determinar los equivalentes, cosas iguales a una misma cosa pueden no ser iguales entre sí y, por la misma regla, las cosas que son diferentes a casi todos los efectos pueden ser a veces equivalentes. Hay que considerar la finalidad para la cual se utiliza un ingrediente en una patente, las cualidades que tiene en combinación con los demás ingredientes y la función que está destinado a desempeñar»25.
En el contexto de la patente del fundente de soldadura eléctrica del demandante y el estado de la técnica pertinente, el Tribunal falló que el manganeso era equivalente al metal alcalinotérreo reivindicado y que el fundente acusado infringía la patente. El criterio tripartito se convirtió en el criterio de infracción por equivalentes para las cuatro décadas siguientes.
A partir de entonces, casi todos los tribunales se dedicaron a aplicar el criterio tripartito a las diversas circunstancias objetivas que caracterizan los litigios sobre patentes. A lo largo de los años, los tribunales han aplicado el criterio tripartito al menos de ocho maneras distintas, aunque todas ellas referentes al criterio de tres partes. Hubo algún intento de introducir una cuarta parte: emplear sustancialmente el mismo medio que realice sustancialmente la misma función de modo sustancialmente igual para obtener el mismo resultado26. Al aplicarlo a las reivindicaciones del método, se ha sustituido «resultado» por «función» y para valorar una composición de materia, los tribunales han comparado la finalidad, cualidad y función de los ingredientes27. De este modo, los elementos del propio criterio de equivalentes podían sustituirse por equivalentes. Además de la subjetividad e impredecibilidad original del criterio, aparecieron otros defectos. Los litigantes de patentes comenzaron a discutir qué función, modo o resultado concreto caracterizaban la invención o el dispositivo acusado, defendiéndose desde cada lado la función, manera o resultado concreto que le pudiera dar la victoria. Sin directriz ninguna desde el Tribunal Supremo de Estados Unidos, las instancias inferiores comenzaron a desplazar el criterio Graver en distintas direcciones. La situación se agravó cuando algunos tribunales fallaron que el criterio tripartito —o cuando menos la parte del «modo»— debía aplicarse con una comparación elemento por elemento entre la reivindicación de la patente y el dispositivo acusado28. También resultó cada vez más evidente que este criterio podría no ser aplicable para evaluar tecnologías más complejas de las que se estaban desarrollando29. Aunque la doctrina comenzó la década de 1980 como una de las herramientas más importantes de la discrecionalidad judicial en el Derecho de propiedad industrial, a finales de la década pareció que el Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Circuito Federal podría restringirla o eliminarla en favor de unas sentencias más predecibles.
En Pennwalt Corp. contra Durand-Wayland, Inc.30, el Circuito Federal resolvió la larga batalla sobre si la valoración de equivalencia debía realizarse elemento por elemento o comparando la reivindicación con el dispositivo acusado en su conjunto. Eligió la primera forma de comparación, que era la más restrictiva. Desde entonces:
«El término “equivalentes” en la “doctrina de los equivalentes” se refiere a los “equivalentes” de los elementos de la reivindicación, no a los “equivalentes” de la invención reivindicada».
El Circuito Federal amplió posteriormente ese análisis para exigir una comparación limitación por limitación31. Después de Pennwalt, los jueces del Circuito Federal comenzaron a inferir, habitualmente en sus sentencias, que la infracción por equivalentes debía ser la excepción, no la regla; indicaron que las conclusiones de la infracción por equivalentes podrían condicionarse a algún tipo de umbral de equidad. Así, todo el sistema de patentes esperaba del Tribunal Supremo estadounidense una nueva sentencia definitoria de la doctrina de los equivalentes, adecuada al siglo XXI.
Y llegó en 1997, cuando el Tribunal Supremo emitió el dictamen más importante sobre la doctrina de los equivalentes desde Graver Tank. En Warner-Jenkinson32, el Tribunal estudió si procedía abandonar toda la doctrina, o limitarla de distintas maneras, y cómo formular el criterio de los equivalentes en términos lingüísticos. La patente en cuestión reivindicaba un proceso mejorado para la ultrafiltración de tinte que operaba en una gama de pH de aproximadamente 6,0 a 9,0. La limitación del pH se añadió durante la tramitación para salvar una referencia al estado de la técnica que revelaba un proceso que operaba por encima de un pH de 9,0. Aunque esta evidencia explicaba claramente la incorporación del límite de pH superior, no había evidencias concluyentes de la razón por la que el solicitante había añadido el límite de pH inferior. El dispositivo acusado operaba a un pH de 5,0. Los aspectos en juego fueron claramente definidos por el Tribunal, de forma evidente en el primer apartado de su dictamen:
«Hace casi 50 años, este Tribunal, en Graver Tank y Mfg. Co. contra Linde Air Products Co., estableció los modernos contornos de lo que se conoce en el Derecho de propiedad industrial como la “doctrina de los equivalentes” (...). El demandante, a quien se encontró culpable de infracción de la patente del demandado en virtud de la doctrina de los equivalentes, nos invita a declarar la extinción de dicha doctrina. Nosotros declinamos tal invitación. No obstante, el importante desacuerdo surgido en el seno del Tribunal de Apelación del Circuito Federal en relación con la aplicación de la sentencia Graver Tank indica que la doctrina no está exenta de confusión. Por lo tanto, nos esforzaremos por clarificar el alcance que debe tener dicha doctrina»33.
Con respecto a la limitación de la doctrina, el Tribunal consideró que el enfoque de elemento por elemento reconciliaría las dos líneas de autoridad contrapuestas —los dictámenes en virtud de la doctrina de los equivalentes y los dictámenes en virtud de la «norma de todos los elementos»— y permitiría establecer una gama de equivalentes adecuada sin ampliar el alcance de la protección por encima de las reivindicaciones. La doctrina no se admitía, ni siquiera aplicada a un elemento individual, si eliminaba efectivamente el elemento en su totalidad. Sin embargo, el Tribunal rechazó someter la doctrina a ningún obstáculo de equidad o requisito de intención. La equivalencia surge de la identidad, y si existe tal identidad, no hay base teórica para tratarla de manera en modo alguno distinta a la infracción literal, donde la intención es irrelevante. El Tribunal también rechazó limitar la doctrina a los equivalentes revelados en la descripción de la patente o conocidos en la fecha de prioridad. El Tribunal hizo una analogía con la norma del criterio de la persona razonable, que utilizan los tribunales para juzgar el comportamiento negligente, aplicada al conocimiento que puede tener un experto en la materia sobre la intercambiabilidad de un elemento reivindicado y acusado. Esto sirve para demostrar de las semejanzas o diferencias existentes entre los elementos reivindicados y acusados y, por consiguiente, es relevante en la fecha de la infracción, no en la fecha de prioridad.
En relación con la desestimación basada en la tramitación, el Tribunal estableció lo que desde entonces se ha descrito como un sistema equilibrado. Si se ejerce la desestimación contra un solicitante que haya modificado una reivindicación durante la tramitación de la patente, se le otorga el derecho a explicar su modificación. Si el solicitante así lo hace, el tribunal puede considerar que la explicación es suficiente para evitar la desestimación; no obstante, a falta de dicha explicación, el tribunal tiene derecho a presumir que la desestimación impide la aplicación de la doctrina de los equivalentes.
La última cuestión que se suponía quedaba por contestar era cómo debía formularse la doctrina de los equivalentes. Evitando precisar, se limitó a declarar lo siguiente:
«En nuestra opinión, el marco lingüístico utilizado en particular es menos importante que si el criterio es probatorio de la pregunta esencial: ¿contiene el producto o proceso acusado elementos idénticos o equivalentes a cada elemento reivindicado de la invención patentada? Para distintos casos pueden ser más adecuados diferentes marcos lingüísticos, en función de los hechos concretos. Un enfoque sobre los elementos individuales y una vigilancia especial para impedir que el concepto de equivalencia elimine por completo alguno de dichos elementos debería reducir de forma considerable la imprecisión del lenguaje que se utilice».
Habiendo contestado al resto de preguntas, remitió el caso al Tribunal de Apelación del 9º Circuito Federal para su reconsideración. Una vez dictada esta sentencia, la doctrina de los equivalentes todavía debe operar dentro de los límites la «norma de todos los elementos», el estado de la técnica y la desestimación basada en la tramitación. Debe aplicarse elemento por elemento, pero ya no define un elemento equivalente exclusivamente en referencia al criterio tripartito. Ahora se valora la equivalencia con carácter más general, determinando si las diferencias entre los elementos acusados y reivindicados son insustanciales; es decir, si manifiestan intercambiabilidad conocida en el momento de la infracción, en el contexto de la patente y el estado de la técnica.
Desde entonces, la doctrina de los equivalentes de Estados Unidos se ha visto revolucionada por los casos Festo34. El CAFC y el Tribunal Supremo de Estados Unidos se han ido pasando estos casos para intentar resolver el tipo de casos donde debería darse una exclusión total de la aplicación de la doctrina porque la modificación crea una desestimación. Actualmente, el CAFC ha establecido una exclusión total, pero que puede ser impugnada en
determinadas condiciones35. Toda esta situación ha causado diferencias en la tramitación de los procedimientos de infracción y patentes en Estados Unidos, que han causado tanta consternación a nivel nacional como internacional.
2.2. Antecedentes de la doctrina en el Reino Unido
El desarrollo de las reivindicaciones en el Reino Unido es un reflejo del que se ha producido en Estados Unidos. La Ley de Patentes, Dibujos y Marcas de 1883 hizo obligatorias las reivindicaciones. En 1949, la norma exigió que la descripción concluyese «con una o más reivindicaciones que definan el alcance de la invención reivindicada»36.
El origen histórico de la práctica de la propiedad industrial británica fue establecer una excepción a la prohibición de los monopolios, otorgada por la gracia de la Corona a modo retribución económica. Esta filosofía hizo que la normativa británica se inclinase de forma más acentuada hacia el interés del público. Debido a la falta inicial de una legislación sustantiva en materia de patentes, los tribunales del Reino Unido tenían capacidad discrecional para sentar la jurisprudencia que considerasen oportuna, y la fuerte política contra los monopolios les hacía ver las patentes con suspicacia37.
Dado que los solicitantes de patentes buscaban obtener el privilegio exclusivo de utilizar una técnica determinada, los tribunales consideraron que era justo esperar de ellos que especificasen exactamente aquello que el público tendría prohibido hacer durante el plazo de vigencia del monopolio. De este modo, el alcance de la protección de la patente en el Reino Unido vino a limitarse principalmente al alcance literal de las reivindicaciones38.
Habitualmente se consideraba que revelar pero no reivindicar materia patentable tenía el efecto de dedicarla al público39. Como señaló L. Russell:
«Tal como dijo L. Cairns (en 1877), no existe tal cosa como la infracción de la equidad de una patente:
“ningún canon o principio justifica desviarse del significado gramático e inequívoco de una reivindicación y estrechar o ampliar su alcance interpretando palabras que no están en su redacción (...).”
La función de las reivindicaciones es definir con claridad y precisión el monopolio reivindicado, para que los demás puedan conocer los límites exactos de la zona dentro de la cual pueden ser considerados intrusos. Su objetivo principal es limitar y no ampliar el monopolio. Donde no hay reivindicación, hay renuncia.»
Por lo tanto, la infracción literal dio en llamarse «infracción textual» y normalmente era el único recurso que podía ejercer un propietario de patente agraviado. Era evidentemente fácil de aplicar, pero como principio legal tenía grandes lagunas que permitían la piratería.
En casos muy concretos, los tribunales británicos podían aplicar una alternativa a la infracción «textual», conocida como la doctrina de la «sustancia» (pith and marrow, en su expresión inglesa), que definía el alcance de la protección de la patente según la sustancia de la invención. En su aplicación, los tribunales examinaban el lenguaje de la descripción y de las reivindicaciones para determinar qué elementos eran considerados esenciales por el inventor y qué elementos no lo eran; los elementos esenciales constituían la «sustancia»40 de la invención41. Si un dispositivo acusado incluía todos los elementos esenciales, se consideraba que existía infracción de la patente, incorporase o no un equivalente de un elemento no esencial; para determinar la equivalencia no sólo se tenía en cuenta si el sustituto producía el mismo resultado, sino si lo hacía además del mismo modo. Por otra parte, si el dispositivo carecía de un elemento esencial literalmente, no había infracción. La doctrina de la «sustancia» claramente restaba importancia a la equivalencia: si el dispositivo acusado incorporase todos los elementos esenciales de una reivindicación, cometería infracción aunque omitiese elementos no esenciales en su totalidad o incorporase equivalentes para dichos elementos no esenciales. Esto se refleja bastante bien en el caso Van Der Lely contra Bamford42 y Rodi & Wienerberger contra Showell43.
En el caso Van Der Lely contra Bamfords, los hechos eran sencillos. El titular de la patente había inventado una rastrilladora de heno cuyas ruedas, en lugar de por tracción mecánica, se movían por contacto con el suelo. Las reivindicaciones 1 a 10 se invalidaron por obvias, pero la reivindicación 11 se declaró válida. En ella se especificaban las ruedas que estaban situadas en la parte delantera para realizar una función específica. Estas ruedas estaban situadas en la parte trasera en el artículo infractor sin que hubiera diferencias efectivas.
El más alto tribunal, la Casa de los Lores, no pudo llegar a un acuerdo sobre la forma de abordar el problema, que se vio agravado por el hecho de que el demandante tuvo que basarse en una reivindicación subsidiaria, porque la principal se había anticipado. El resultado fue de 3 a 2 en contra de la infracción (una división de opiniones que es muy rara en este tribunal). Los extractos del Vizconde Radcliffe son los que mejor representan el razonamiento de la decisión mayoritaria:
«La obligación fundamental del solicitante es establecer con claridad cuál es la invención para la que pide protección y la práctica moderna de elaboración de las reivindicaciones de las patentes mediante una meticulosa acumulación o elementos separados o combinados deja al titular de la patente muchas menos opciones para quejarse de abusos, cuando no existe infracción textual, de las que podría haber tenido en épocas anteriores (...). Este caso no revela por qué han decidido concentrarse en este aspecto. Puede ser, como pensó el juez instructor, que simplemente no se hubieran dado cuenta de que podría idearse el marco vehicular requerido que permitiese la retención en la posición de las ruedas traseras. En tal caso, no me parece injusto decir que la idea de los demandados de poner las ruedas delanteras en la parte trasera contiene un elemento de ingenio inventivo. Sea como fuere, creo que, tal como pensó el Tribunal de Apelación: “no nos compete especular sobre la razón por la cual limitaron así la reivindicación”. El hecho es que lo hicieron; y no pueden quejarse si otros ocupan el terreno que tan deliberadamente se han abstenido de delimitar.»
Como demuestra este caso, la jurisprudencia era claramente desfavorable al titular de la patente y ciertamente aumentó la importancia de aplicar una redacción imaginativa a las reivindicaciones de las patentes. Desde que la Ley de Patentes de 1949 otorgó el carácter de esencial a todos los elementos y limitaciones de la reivindicación, la doctrina de los equivalentes se vio limitada en gran medida.
El limitado alcance de la protección de la patente en el Reino Unido afectó sustancialmente a su práctica de tramitación: los solicitantes procedieron a redactar (y porque la Oficina de Patentes lo permitía) reivindicaciones más globales, formuladas en un lenguaje más genérico44. En particular, las reivindicaciones independientes podían ser y fueron formuladas con un carácter más genérico, sin incumplir el requisito de recibir apoyo suficiente por parte de la descripción. El resultado de la no aplicación de una doctrina fue que, en el Reino Unido, el limitado alcance de la protección fue de la mano con una práctica de tramitación más genérica y permisiva. Esta rigurosa doctrina de la década de 1960 también se observa en el caso Rodi & Wienerberger contra Showell45, donde la reivindicación exigía que una correa de reloj de pulsera extensible tuviera dos cadenas de eslabones que se conectaban por cada lado con piezas en forma de U. En su lugar, el artículo acusado de infracción utilizaba piezas en forma de C, que se extendían de un lado a otro de la correa, y de este modo se formaba una combinación de dos piezas en forma de U. El hecho de que este caso provocase otra votación de 3 a 2 en la Casa de los Lores demuestra que los vientos de la equivalencia comenzaban a cambiar de dirección.
El caso auténticamente revolucionario en este aspecto del Derecho de propiedad industrial en el Reino Unido llegaría más tarde, pero el caso Beecham group contra Bristol Labs46 marca otro hito en esta evolución. La sustancia química patentada era una penicilina sintética (ampicilina) y el artículo infractor (hentacilina) era una sustancia química que era importada por un licenciatario del titular de la patente y que se comercializaba en el Reino Unido. Cuando esta sustancia se absorbiese en el organismo, se convertiría en la sustancia reivindicada en la corriente sanguínea (bioequivalente). Hasta cierto punto, la decisión estuvo
influenciada por la importancia económica de la patente: una generosa retribución para la gran inversión realizada en la investigación. En virtud de una reivindicación de sustancia, se halló infracción.
Como puede verse en la sentencia:
«Milores, si la lógica fuese la única guía del Derecho de propiedad industrial, podría ser difícil resistirse a esta ampliación de la doctrina de infracción en la importación.»
«En los acertados términos utilizados por el Tribunal de Apelación, es la reproducción de la sustancia ampicilina, aunque enmascarada temporalmente.»
Este fue el precursor del último caso sometido a la ley de 1949 y el que introdujo la versión británica moderna de la doctrina de los equivalentes: la interpretación finalista (Purposive Construction, en su versión inglesa), Catnic Components v Hill & Smith47.
El caso se refería a un dintel para colocar sobre puertas y ventanas en la construcción de edificios. Estaba hecho de chapas de acero reforzado con las que se conformaba una jácena hueca. Una vez instalado en la pared, tenía el siguiente aspecto:
La reivindicación del titular de la patente decía lo siguiente:
«Un dintel (...) que comprende una primera chapa horizontal (...) y una segunda chapa horizontal (...) sustancialmente paralela a la primera y separada de ella en dirección vertical descendente (...) y un primer elemento rígido de soporte inclinado que se extiende hacia abajo y hacia adelante desde o cerca del borde delantero (...) de la primera chapa horizontal hasta una posición intermedia que se encuentra entre los bordes delantero y trasero de la segunda chapa y un segundo elemento rígido de soporte que se extiende verticalmente desde el borde trasero de la primera chapa horizontal para unirse a la segunda chapa junto a su borde trasero».
Esta invención fue un éxito, porque sustituía vigas macizas de hormigón y otros materiales por una alternativa más ligera y manipulable. La infracción se centraba en la palabra «verticalmente», subrayada arriba en la reivindicación. Lo que hizo el demandado fue diseñar la misma cosa, pero con la chapa trasera (vertical) ligeramente inclinada en un ángulo de 6°, como puede verse en la otra imagen anterior (8° para 2 ladrillos).
Los demandados dijeron que no habían cometido infracción alguna porque la reivindicación establecía que la chapa trasera debía ser «vertical» o, para ser precisos, que debía ser un «elemento que se extiende verticalmente». La Casa de los Lores rechazó este argumento. Hablando claro, el argumento les pareció estúpido. Para un experto en la materia, «verticalmente» significaría «con verticalidad suficiente para desempeñar su función». Y 6° de desviación de la vertical era perfectamente «vertical» dentro del significado de la reivindicación. La naturaleza de la cuestión no era la misma que en el caso van der Lely. En Catnic, el debate se centró en el ámbito de la palabra efectivamente utilizada en la reivindicación. Este parece ser un debate distinto del debate sobre si puede considerarse que el término «trasero» comprende «delantero»: una verdadera cuestión de equivalentes.
En Catnic, Lord Diplock (que emitió la única sentencia, aceptada por el resto de jueces) declaró que todas las cuestiones de alcance de la reivindicación eran únicamente cuestiones de interpretación. Dejando a un lado los argumentos previos de la doctrina de equivalentes, planteados en el caso de Beecham Group contra Bristol Laboratories, insistió en que la interpretación es el único problema (excluyendo cualquier cuestión secundaria de «infracción no textual»):
«Milores, en el denso razonamiento escrito de sus respectivos casos ante esta Casa y en la argumentación oral, las dos partes del recurso han tendido a tratar la “infracción textual” y la infracción de la “sustancia” de una invención como si fueran causas de acción independientes, como si la existencia de la primera fuera exclusivamente una cuestión de interpretación y la de la segunda se basara en un principio más genérico de fraude de ley. En mi opinión, no existe tal dicotomía; no hay sino una única causa de acción y darle un tratamiento distinto, sobre todo en casos como el que es objeto del presente recurso, puede dar lugar a confusión.»
A continuación destacaba la importancia de la interpretación, que debe ser finalista en lugar de puramente literal, al tiempo que demostraba su desaprobación de cualquier treta legal para burlar los derechos del titular de la patente48:
«La descripción de una patente debe tener una interpretación finalista, en lugar de una puramente literal derivada de aplicarle el tipo de análisis verbal meticuloso que los abogados tienden a utilizar con demasiada frecuencia debido a su formación.»
Con esta declaración, se daba prioridad al discernimiento de las personas acostumbradas a la técnica:
«La cuestión en cada caso es si las personas con conocimientos prácticos y experiencia en el tipo de trabajo al que estaba destinada la invención entenderían que el solicitante pretendía que el riguroso cumplimiento de una determinada palabra o expresión descriptiva de una reivindicación fuese un requisito esencial de la invención, de modo que cualquier variante quedase fuera del monopolio reivindicado, aunque pudiera no tener efectos sustanciales sobre la forma de funcionamiento de la invención.»
También fue interesante observar lo abierta que era la sentencia con respecto al hecho de que el fallo en este caso era claramente contrario a las ideas establecidas en el caso
Van der Lely.
«Milores, tras analizar los discursos realizados ante esta Cámara en el caso
Van der Lely contra Bamfords, la división de opiniones entre Lord Reid y el resto de sus Señorías parece haberse debido a que pensaba que sería evidente para el lector informado que desmontar las ruedas “delanteras” en lugar de las “traseras” era una variante insustancial, mientras que la mayoría no quedaron satisfechas de que esto fuera así, mucho menos que lo fuera de forma evidente.»
2.3. Práctica tradicional en Alemania
Muchos de los Estados independientes desarrollaron previamente sus propios sistemas de patentes: Prusia en 1815; Baviera en 1825; Wurtemberg en 1828; etcétera49. La primera norma alemana uniforme en materia de patentes entró en vigor el 1 de julio de 1877. Desde entonces se ha producido una evolución de la doctrina de equivalentes que ha ido más allá de lo que era el objeto estricto de la tramitación.
En 1910, el Reichsgericht (Tribunal Supremo de Alemania) dictó una sentencia radical que amplió el alcance de la protección de la patente alemana decisivamente a favor del titular, cambiando la tendencia que venía siguiendo la doctrina hasta entonces50. El Tribunal estableció que la misión de las reivindicaciones de las patentes no era ser interpretadas literalmente, sosteniendo que no tenían por objeto:
«delimitar con precisión el alcance de la protección de la patente en todos sus aspectos».
Las intenciones expresadas, resaltadas durante el proceso, se declararon irrelevantes; en adelante, el alcance de la protección de la patente se basaría exclusivamente en la contribución objetiva de la invención a la técnica. Los tribunales alemanes determinarían el alcance de la protección puramente a la luz del estado de la técnica en la fecha de solicitud o de prioridad. Además, esta sentencia cambió las responsabilidades de determinación del alcance de la protección. Anteriormente, la dependencia de la intención expresada por el solicitante y la oficina de patentes implicaba que esta última había desempeñado un papel decisivo, durante la tramitación, para determinar el alcance de la protección de la patente. La sentencia del Reichsgericht de 1910, por el contrario, retiró la función de determinación del alcance de la protección a la oficina de patentes y se la entregó a los tribunales.
Así, los tribunales alemanes adoptaron la decisión consciente de diferir las cuestiones de alcance de la protección hasta que se planteasen en una denuncia de infracción. Con esta decisión, las reivindicaciones se redujeron a términos muy genéricos durante la tramitación y el resultado fue un período de máxima protección de las patentes de Alemania.
Esto era así porque el titular de una patente no podía conocer todo el alcance de la protección que la misma otorgaba hasta que se dictara sentencia en un litigio por infracción. Igualmente, el público no podía guiarse por los términos de las reivindicaciones para saber qué conducta evitar para no correr el riesgo de sufrir condena por infracción. El titular podía presentar una reclamación por infracción y pedir protección para todas las ideas reveladas en la descripción de la patente hasta el punto permitido por el estado de la técnica, fuera cual fuese el contenido de las reivindicaciones.
Hacia finales de la década de 1930, los tribunales alemanes comenzaron a intentar que el alcance de la protección fuera más predecible, imponiendo un marco analítico que permitiera valorarlo. Los tribunales desarrollaron una «doctrina tripartita» alemana51 (que no tiene nada que ver con su homónima estadounidense). Se protegían las tres partes siguientes:
(1) el objeto directo de la invención: se corresponde con el concepto británico de infracción literal;
(2) el objeto de la invención: se corresponde con el concepto británico de infracción textual;
(3) la idea inventiva genérica: concepto muy apreciado en el Derecho de propiedad industrial alemán, derivado de esta doctrina de la década de 1930. El objeto de la invención comprende la idea inventiva o las enseñanzas técnicas que un experto en la materia extraería de las reivindicaciones, sin esfuerzo inventivo, a la luz de la descripción, de los dibujos, del estado de la técnica y de los conocimientos generales de que disponen los expertos. Para determinar el objeto de la invención, un tribunal analizaría el problema y la solución subyacentes en la invención e inferiría la combinación de elementos que materializaban la idea inventiva52. En términos prácticos, sólo la idea inventiva es esencialmente relevante para el alcance de la protección sobre la idea inventiva, más que sobre la construcción presentada53.
En consecuencia, la equivalencia se determinaba en función de si la característica acusada tenía la misma función técnica que el elemento reivindicado y podía sustituirlo en la idea inventiva para resolver el problema subyacente. El principio fundamental subyacente era que el alcance de la protección de una patente viene determinado por el alcance de la idea
inventiva54. No podía haber equivalencia alguna sin que hubiera equivalencia en la idea inventiva55. A la inversa, las soluciones basadas en un principio de solución diferente no están protegidas56.
Los tribunales alemanes protegían la idea inventiva general a fin de otorgar al inventor un monopolio adecuado a su grado de contribución a la técnica. Esta protección tenía su origen en la exigencia de que una «invención» posea una idea inventiva genérica a fin de
recibir la protección de la patente. Se define como el sistema de definición central (alcance basado en la esencia de la idea inventiva), en lugar de un sistema de definición periférico (alcance basado fundamentalmente en lo que estaba escrito en las reivindicaciones)57.
Una vez que los tribunales comenzaron a otorgar la protección de la patente sobre el sistema de definición central, fue normal comenzar a valorar el alcance de la protección a partir del alcance de la idea inventiva y no a partir de una ejecución concreta. A efectos de certidumbre, la idea inventiva genérica debía cumplir tres criterios para recibir protección:
a) tenía que ser deducible por un experto en la materia a partir de las reivindicaciones y del dispositivo acusado,
b) tenía que ser deducible sin esfuerzo inventivo; y
c) tenía que cumplir todos los requisitos de patentabilidad.
La protección de la idea inventiva genérica representaba la máxima protección disponible para las patentes alemanas. La práctica alemana se desvió entonces del sistema de definición central que se acaba de describir con la introducción de las enmiendas de 1981 a la Ley alemana de patentes para la entrada en vigor del CPE58. Para reflejar el CPE, se introdujo la sección 14:
«El grado de protección conferido por una solicitud de patente europea se determinará en función de las reivindicaciones. No obstante, se utilizarán la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones.»
En la década siguiente, dos sentencias dictadas por el Bundesgerichtshof eliminaron efectivamente la idea del sistema tripartito. Se trata de las sentencias Rundfunkuebertragungssystem59 y Formstein60. Es interesante señalar que la sentencia Rundfunkuebertragungssystem se dictó efectivamente antes de que entrase en vigor la Ley de Patentes de 198161, pero en ella se da un claro paso hacia un sistema de patentes periférico:
«Hay que señalar que cualquier aspecto de la invención que sólo esté descrito en la descripción de la patente sin que esté claramente incluido en la reivindicación de la patente no será objeto de la protección de la DOE.»
Esta decisión fue perfectamente resumida por J Pachenberg62, de donde se ha extraído la siguiente cita:
«De acuerdo con la antigua práctica alemana, lo más probable es que el titular de la patente hubiera estado protegido por el concepto de la idea inventiva genérica.»
La otra fue la celebrada sentencia Formstein, efectivamente dictada antes de la sentencia Rundfunkuebertragungssystem, pero presentada con posterioridad y, por consiguiente, sujeta a la Ley de 1981. La sentencia Formstein dejó perfectamente claro que el medio de solución de un problema descrito en una reivindicación (y por lo tanto no el principio en el que se basa) es determinante para decidir el alcance de la protección63. La patente en cuestión se refería a un bordillo moldeado entero o en varias partes transversales, con una artesa longitudinal para las arquetas de desagüe situadas al borde del camino. De acuerdo con la descripción de la patente, el problema técnico subyacente en la invención era crear un bordillo moldeado que garantizase que el agua de lluvia acumulada en el pavimento se desaguase al borde del camino de manera segura y fiable, y que siempre se desaguase parte del agua de lluvia marginalmente hasta el suelo adyacente en cualquier circunstancia meteorológica. La ventaja de la invención, señalada en la descripción, era que podían desaguarse grandes cantidades de agua de lluvia del pavimento y que los residuos que apareciesen principalmente al comenzar la lluvia pudieran desaguarse esencialmente por completo a través de los canales transversales marginalmente.
El Tribunal de Apelación había desestimado el procedimiento por infracción de la patente. El propietario de la patente presentó un recurso por cuestiones de derecho ante el Tribunal de Justicia Federal. Su argumento fue que la sentencia de la instancia inferior sobre
la cuestión de si el demandado había hecho uso de la patente directamente era jurídicamente errónea.
El Tribunal de Justicia Federal declaró que, en virtud del Protocolo sobre la Interpretación del artículo 69 del CPE, la protección otorgada por una patente no se limitaba a lo que estaba definido por el significado literal estricto de los términos utilizados en las reivindicaciones. En opinión del Tribunal, ello abría la puerta para ampliar el alcance de la protección más allá del redactado de la reivindicación e incluir modificaciones de la invención reivindicada. La ampliación del alcance de la protección más allá del redactado de la reivindicación para incluir ejecuciones equivalentes se correspondía —en opinión del BGH—
con la intención de los Estados contratantes del CPE; aunque el Tribunal observó que seguían existiendo diferencias significativas en relación con el criterio de determinación del grado de protección de las patentes y el alcance de la protección otorgada.
El alcance de la protección de una patente solicitada con posterioridad al 1 de enero de 1978 se establecía, en lo que respecta al uso equivalente de la invención, por los términos de las reivindicaciones que se determinaban por interpretación. Lo que se consideraba esencial era el alcance de la invención, tal como podía ser reconocido por un experto en la materia. Debía analizarse si un experto en la materia, basándose en la invención reivindicada, podía resolver el problema por medio de la invención reivindicada con medios equivalentes, es decir, obtener el resultado deseado con medios diferentes. Los medios que el experto medio (en virtud de sus conocimientos y su cualificación y basándose en consideraciones guiadas por la invención reivindicada) podía señalar como equivalentes quedaban en general cubiertos por la protección conferida por la patente. Esto era necesario para cumplir el objetivo de remuneración justa para el inventor en consideración del aspecto de la certidumbre jurídica.
3. Evolución de la doctrina en Europa
Han pasado más de 25 años desde la firma del CPE. Aunque la OEP carece de competencias sobre este aspecto del Derecho de propiedad industrial, la introducción del artículo 69 parece haber suscitado cierta aproximación general en el Derecho de propiedad industrial, si bien parece que persisten grandes divergencias.
El artículo 69 del CPE y sus Protocolo deben aplicarse tanto en los procedimientos iniciados ante la OEP como en los procedimientos iniciados en los Estados contratantes, siempre que sea necesario determinar la protección conferida por una patente europea. En virtud del artículo 69, el grado de protección que confiere una patente europea o una solicitud de patente europea viene determinado por los términos de las reivindicaciones. El Protocolo sobre la Interpretación del artículo 69 del CPE, adoptado por los Estados contratantes como parte integrante del CPE a fin de crear un mecanismo de armonización de los diversos criterios nacionales para la redacción e interpretación de reivindicaciones, dice lo siguiente:
«El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del redactado de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos. Que el titular de la patente haya querido proteger el artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre esos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros.»
A continuación analizaremos algunos de los casos más interesantes de la jurisprudencia europea desde la introducción de las leyes nacionales de patentes aplicables que incorporan el CPE.
3.1. Caso «Epilady»
Toda discusión sobre la doctrina de los equivalentes debe incorporar este caso, ya que presenta los principios fundamentales de la doctrina en distintos países. Este caso se centró en el significado de una sola expresión. La invención, «Epilady»64, era un aparato popular para eliminar el vello corporal que utilizaba un motor eléctrico para hacer girar un muelle arrollado en espiral mientras se curvaba (punto A del diagrama).
El muelle se abría y se cerraba rápidamente, atrapando el vello y arrancándolo. El «Smooth and Silky»65 del demandado utilizaba en lugar del muelle un tubo de caucho con una serie de cortes que lo atravesaban casi de un lado a otro, parecido a u peine.
Las reivindicaciones dicen lo siguiente:
El argumento contra la infracción era que la reivindicación de la patente del demandado hablaba de un «muelle helicoidal» y el aparato del demandado utilizaba tubos ranurados. Este litigio demostró ser una buena prueba del significado que debe darse al artículo 69 del CPE, ya que en otros países participantes se llevaron a cabo acciones similares, todas ellas derivadas de la concesión de una sola patente de la OEP.
1. El tribunal austriaco66 falló que la infracción por equivalencia requería un discernimiento inmediato de la semejanza sustancial con la reivindicación.
«Sólo existe infracción por equivalencia si los medios en cuestión son claramente evidentes para la solución del problema relevante para un experto en la materia, de acuerdo con sus conocimientos y de acuerdo con los medios indicados en la patente, sin necesidad de una consideración especial. La propia extensión de los escritos de motivación de los recursos relativos a la equivalencia son prueba suficiente de que hacen falta complejas deliberaciones para llegar al rodillo de caucho arqueado de la Lady Remington partiendo de un muelle helicoidal, y las mismas constituyen un paso demasiado grande.»
De este modo, el tribunal falló que no podía haber equivalencia por considerar las explicaciones demasiado complejas.
2. El tribunal italiano67 falló que existía infracción... ¡aunque sí hubiera una actividad inventiva!
«Si el modo de funcionamiento implica las enseñanzas de la patente objeto de litigio,
la diferencia entre el material utilizado (...) indica al tribunal que la razón por la cual no se permite que Remington lleve a cabo o utilice su tecnología se encuentra en la sección 5 de la ley.»68
3. El tribunal neerlandés69 consideró que el aparato era una infracción porque se correspondía con la idea inventiva genérica expresada en las reivindicaciones.
«Es justo que el solicitante que menciona el muelle en espiral (...) también obtenga protección con respecto a una forma diferente de atrapar el vello (...). Si dicha protección es justa para terceros es algo que debe decidirse en virtud de lo que un experto en la materia esperaría en cuanto al grado de protección (...). Los terceros deben darse cuenta de que el concepto del muelle en espiral que contiene la reivindicación de la patente puede generalizarse de tal manera que un dispositivo como el de Remington entra en el alcance de la protección conferida por la patente.»
De este modo, en la jurisprudencia neerlandesa de la época, la idea inventiva genérica estaba protegida por equivalencia a condición de que no amenazara el derecho de terceros a la certidumbre jurídica.
4. Como en el caso de Holanda, en Alemania se consideraba el redactado de las reivindicaciones como el elemento decisivo para establecer qué se pretendía proteger por equivalencia. El tribunal alemán70 falló que la reivindicación podía extenderse a una abstracción más genérica. Citando tanto el criterio tripartito como los dos casos principales de la década de 1980, la equivalencia se aplicaría si el experto pudiera abstraerse de las palabras utilizadas y extraer de la patente unas enseñanzas más genéricas:
«El experto medio interpretará que el muelle helicoidal no es aquí un muelle sino un cuerpo elástico con aberturas. Es evidente que el muelle helicoidal no se utiliza como un muelle propiamente y su uso preciso de acuerdo con las enseñanzas de la patente en cuestión exige del experto en la materia la abstracción de que el citado muelle es un elemento elástico que al curvarse se abre por el lado convexo y se cierra por el lado cóncavo. Esta abstracción pertenecía al conocimiento experto en virtud del estado de la técnica y fue revelada por las reivindicaciones de la patente en cuestión, vistas a la luz de la descripción.»
5. En el Reino Unido |
